PROCESO 264-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 264-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 190, 191 y 192 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: "METÁLICAS JEP" (mixta). Expediente Interno: 2013-00036

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3652 de 19 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00036.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   Demandante: METÁLICAS JEP S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

   Tercero interesado: ALMACENES YEP S.A.

   Hechos:

   * El 14 de octubre de 2010, METÁLICAS JEP S.A. presentó solicitud de registro de la marca "METÁLICAS JEP" (mixta) para distinguir "mobiliario para oficinas y bodegas" de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   * La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 2010.

   * ALMACENES YEP S.A. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que dicha expresión estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, teniendo en cuenta el alto riesgo de confundibilidad con su nombre comercial y las distintas marcas "YEP" (mixtas) para identificar productos y servicios en las Clases 21, 23, 24, 25, 29, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Mediante la Resolución 29138 de 30 de mayo de 2011, la Directora de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca "METÁLICAS JEP" (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * ALMACENES YEP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación; siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la Resolución 42736 de 17 de agosto de 2011 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el segundo mediante la Resolución 44020 de 27 de julio de 2012 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien revocó la decisión contenida en la Resolución 29138 de 30 de mayo de 2011, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado, por incurrir en la causal del artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

   * El 3 de diciembre de 2012, METÁLICAS JEP S.A. demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de solicitar la nulidad de la Resolución 44020.

   * El Consejo de Estado resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Argumentos de la demanda:

   * METÁLICAS JEP S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   * La expresión "METÁLICAS JEP" cumple con todos los requisitos para ser objeto de registro teniendo en cuenta su distintividad, la cual facilita la libre circulación de los productos que distingue y la individualidad entre los mismos.

   * El signo solicitado pretende distinguir única y exclusivamente "Mobiliario para oficinas y bodegas", naturaleza ésta que la hace distintiva.

   * Sostiene que la citada expresión es novedosa, que llama la atención al comprador y cuenta con otros elementos, tales como ortográficos y conceptuales que le otorgan la suficiente distintividad para ser registrada.

   * Señala que las pruebas aportadas en el escrito de oposición carecían de veracidad para demostrar el uso real, efectivo y ostensible del nombre comercial "ALMACENES YEP" (denominativo).

   * Advierte que no existen pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la actividad económica que desempeña la sociedad ALMACENES YEP S.A. que permita acreditar que sus operaciones mercantiles sean confundibles con el signo solicitado, máxime si no se demostró relación alguna del nombre comercial referido con los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Manifiesta que el signo "METÁLICAS JEP" (mixto) pretende distinguir específicamente "muebles para oficinas y bodegas", por lo que, es imposible que el público consumidor incurra en error respecto del origen empresarial de las actividades económicas de la sociedad opositora, teniendo en cuenta que ésta representa productos para el hogar.

   * Arguye que entre las expresiones en conflicto no se presentan similitudes o identidad entre ellos, toda vez que tienen características totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que la palabra "JEP" alude al nombre del propietario y fundador de la sociedad, esto es: "J: JORGE" "E: ENRIQUE" "P: PARRADO".

   * Afirma que es erróneo el cotejo realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que no hay semejanza alguna entre los signos "ALMACENES YEP" y "METÁLICAS JEP" que generen confusión directa o indirecta, teniendo en cuenta que son expresiones fácilmente comprensibles por el consumidor promedio, como quiera que el primero evoca a mobiliario de oficinas y bodegas porque ha estado en el mercado de muebles desde 1983, mientras que el segundo alude a supermercados o almacenes que comercializan productos alimenticios y para el hogar.

   * A pesar de que las expresiones en conflicto presentan en común las letras EP, varían sustancialmente en el desenlace tónico del signo y el nombre comercial, habida cuenta que la marca "YEP" exterioriza un efecto cerrado y fuerte, mientras que "JEP" expone una terminación abierta y suave que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro.

   Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   * La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

   * Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   * Se ha acreditado el uso anterior del nombre comercial opositor. Por su parte, la solicitante y demandante no logró acreditar un mejor derecho sobre el nombre comercial en cabeza de la sociedad ALMACENES YEP S.A. toda vez que METÁLICAS JEP es un nombre que se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad.

   * ALMACENES YEP S.A. contesta la demanda señalando lo siguiente:

   * Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   * Es titular del nombre comercial "YEP" para identificar actividades comerciales en las Clases 21, 23, 24, 25, 29, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Las partículas YEP y JEP son confundibles entre sí.

   * Se debe proteger el trade dress de la marca YEP y ALMACENES YEP, así como sus elementos distintivos.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   * La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486. Procede la interpretación de los artículos solicitados, y se limitará el artículo 134 a sus literales a), b) y g). De oficio, se interpretarán los artículos 190, 191 y 192 de la misma normativa.

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   * Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

   * Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   * La protección del nombre comercial.

   * Conexión competitiva.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   * IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   * En el presente caso, la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por ALMACENES YEP S.A. y denegó el registro del signo solicitado METÁLICAS JEP (mixto) sobre la base del riesgo de confusión con el nombre comercial opositor "YEP" (denominativo). Por lo tanto, se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de una marca con un nombre comercial.

   * Dentro del Proceso 116-IP-2013 de 21 de junio de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:

   "(...)

   La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se...