PROCESO 262-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 262-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: CORPORACIÓN BIOTEC S.A.C. Marca: “GEM FRESH” (denominativa). Expediente Interno: 820-2014-0-1801-JR-CA-25.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 820-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 29 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 820-2014-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Corporación Biotec S.A.C.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

   2. Antecedentes:

   1. El 9 de noviembre de 2011, Corporación Biotec S.A.C. solicitó el registro de la marca “GEM FRESH” (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. Personal Products S.A. formuló oposición manifestando que es titular de la marca “FEM FRESH” (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y que los signos en conflicto son confundibles, ya que existe identidad entre los productos que distinguen y además porque son gráfica y fonéticamente similares, lo cual puede inducir a error al consumidor, quien podría asumir que el signo solicitado es una versión más reciente de su marca registrada.

   3. Mediante Resolución 3046-2012/CSD-INDECOPI de 14 de septiembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado al considerar que los signos en conflicto distinguen algunos productos vinculados y entre ellos existen semejanzas que podrían generar riesgo de confusión en el público consumidor.

   4. El 10 de octubre de 2012, Corporación Biotec S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 3046-2012/CSD-INDECOPI.

   5. Mediante Resolución 3516-2013/TPI-INDECOPI de 14 de octubre de 2013, la Sala del Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 3046-2012/CSD-INDECOPI que denegó el registro del signo solicitado GEM FRESH (denominativo).

   6. Corporación Biotec S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 3516-2013/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante Sentencia de 29 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   8. Corporación Biotec S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

      – Cómo determinar si existe conexión competitiva entre los productos (farmacéuticos y veterinarios) que pretende distinguir el signo solicitado, con los productos que distingue la marca registrada (productos cosméticos, pañitos húmedos, polvo íntimo de tocador para higiene femenina) si ambos pertenecen a clases distintas (Clase 5 y 3 respectivamente).

      – Cómo determinar el riesgo de confusión entre un signo denominativo y otro mixto cuando ambos comparten un mismo término (FRESH), cuyo significado es de conocimiento general y los elementos denominativos que no comparten (GEM y FEM) guardan gran similitud al tener como única diferencia la primera letra, aunque ésta en el signo solicitado podría darle fonéticamente un sonido distinto al de la marca registrada.

      – ¿La existencia de otras marcas registradas (en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza) que contengan algunos de los términos denominativos del signo solicitado y de la marca registrada (FRESH, GEM, FEM) o términos similares eliminaría el riesgo de confusión?

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Corporación Biotec S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El signo solicitado GEM FRESH (denominativa) no sería confundible con la marca registrada FEM FRESH (mixta).

       – Coexisten diversas marcas que comparten la denominación GEM, FEM y FRESH y que permite decir que dichos elementos son usados en varias marcas respecto de productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

       – La naturaleza de los productos de la marca solicitada y de la marca registrada es totalmente distinta.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente:

       – Entre los signos confrontados existe riesgo de confusión ya que los mismos identifican productos vinculados entre sí y que existe similitud gráfica-fonética.

       – El hecho que existan otras marcas que contengan las partículas GEM, FEM o FRESH acompañadas de otros elementos no elimina de ninguna manera el riesgo de confusión existente, toda vez que los signos confrontados presentan una conformación especial distinta a las de otras marcas registradas, lo que determina que entre los signos en cuestión exista riesgo de confusión.

   5. Sentencia de Primera Instancia

   12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

       – Existe riesgo de confusión entre los signos en disputa, toda vez que los signos en controversia presentan semejanzas tanto gráficas, fonéticas y conceptuales.

       – Los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos cosméticos que distingue la marca registrada.

   6. Argumentos del recurso de apelación

   13. Corporación Biotec S.A.C. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contenciosa administrativa.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Palabras en idioma extranjero (FRESH).

   4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (GEM, FEM, FRESH).

   5. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   15. En el presente caso, Corporación Biotec S.A.C. solicitó el registro del signo “GEM FRESH” (denominativo) para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante dicha solicitud de registro, Personal Products S.A. formuló oposición sobre la base de su marca previamente registrada “FEM FRESH” (mixta) que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, el INDECOPI denegó el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con la marca base de la oposición.

   16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino...