PROCESO 261-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 261-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Marca: MONTERREY (mixta).

Actor: sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A.

Proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA-07.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 14 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitando la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2367-2010-0-1801-JR-CA-07;

El auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: TRESMONTES LUCCHETTI S.A.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Tercero interesado: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

   Hechos.

   1. El 1 de septiembre de 2005, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. (antes Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A.) de Chile, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación MONTERREY, escrita en letras características, y el diseño de una taza humeante, rodeada de granos de café; como fondo los rostros sonrientes de un hombre y una mujer, todo en los colores marrón, en distintas tonalidades, rojo, blanco, anaranjado, verde, negro y amarillo, conforme al modelo solicitado por TRESMONTES LUCCHETTI S.A. para distinguir bebidas a base de café, café torrado y café torrado mezclado con cebada, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 11 de octubre de 2005, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando ser el titular de las marcas de producto NESCAFÉ y logotipo; y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, es titular de las marcas de producto NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y NESCAFÉ TRADICIÓN y logotipo, que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución 746-2009/CSD-INDECOPI, de 25 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió, declarar fundada la oposición formulada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y denegar el registro del signo solicitado.

   4. El 16 de abril de 2009, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso recurso de apelación.

   5. Por Resolución 3519-2009/TPI-INDECOPI de 30 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada.

   6. El 5 de abril de 2010, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa.

   7. El 3 de junio de 2010, el INDECOPI dio contestación a la demanda.

   8. El 8 de junio de 2011, la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. dio contestación a la demanda.

   9. Por Sentencia de Primera Instancia, resolución quince de 19 de diciembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

   10. El 10 de enero de 2014, TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso recurso de apelación.

   11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (antes Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado), por proveído de 17 de julio de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de realizar la interpretación prejudicial correspondiente.

       Argumentos de la demanda.

       TRESMONTES LUCCHETTI S.A. interpuso demanda en la que manifiesta:

   12. No constituye un hecho controvertido la existencia de confusión a nivel fonético entre la marca solicitada y la registrada bajo Certificado 61576 (NESCAFÉ y logotipo), toda vez que existe una completa diferenciación entre ellas en este aspecto.

   13. Que en cuanto al aspecto gráfico, siendo esta la razón por la cual se denegó el registro de la marca solicitada; señala que el único fundamento por el que el demandado sostiene que las marcas en cuestión son similares a nivel gráfico, es que si bien coexisten diversas marcas que presentan en común figuras de una taza y/o granos de café, y/o la combinación de colores marrón, rojo, y blanco, sólo la marca solicitada presenta dichos elementos en la misma disposición y combinación que la marca registrada bajo Certificado 61576.

   14. Que las figuras constituidas por una taza de café o granos de café, forman parte de diversas marcas registradas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de distintos titulares, por lo tanto, la coincidencia de elementos de uso común no resulta válida para sustentar una supuesta probabilidad de confusión. De allí que los titulares de marcas registradas que contienen en su estructura la figura de una taza de café humeante y/o grano de café, y/o los colores amarillo, beige y marrón deben tolerar la presencia en el mercado de nuevos signos que los contengan, más aún cuando, como en el presente caso el signo solicitado MONTERREY y etiqueta, presenta elementos distintivos que enervan cualquier supuesto parecido.

   15. En ese sentido, si la marca “NESCAFÉ y etiqueta” con Certificado 61576 de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., coexiste pacíficamente por no ser confundible con las marcas indicadas, las cuales también presentan en sus estructuras los elementos comunes conformadas por diseños de tazas de café o granos de café, y/o un fondo de tonalidad rojo o marrón, resulta evidente que la marca MONTERREY y etiqueta, tampoco es confundible con la marca NESCAFÉ y etiqueta, con la cual sólo comparte los elementos de uso común antes citados.

   16. Que existe criterio jurisprudencial emitido por el INDECOPI, que respalda sus argumentos y es aplicable al caso.

   17. Que de una simple comparación de los signos en cuestión, de conformidad a las normas de cotejo de marcas, se determina que la marca solicitada y la marca registrada son inconfundibles entre sí.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   18. Que el consumidor analizará la marca MONTERREY y etiqueta, cotejándola con el recuerdo que posee de las marcas registradas a favor de NESTLÉ, dejándose llevar por la impresión general de las marcas.

   19. Que en el presente caso el Tribunal no ha concluido que los signos en cotejo sean confundibles por la presencia en sus etiquetas de la figura de una taza y de granos de café, sino que ha apreciado que de los signos en su visión en conjunto genera un efecto visual capaz de inducir a confusión a los consumidores. En ese sentido el argumento de la demandante por el cual pretende promover un examen comparativo sobre la base de una disección arbitraria de los elementos que conforman los signos en cotejo, transgrede los criterios establecidos por ley, toda vez que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, teniendo en cuenta la impresión general que dejan.

   20. Que de un análisis en conjunto, pese a la existencia en la marca solicitada de ciertos elementos gráficos y figurativos, resultará inevitable que el público consumidor, al demandar en el mercado café (o productos vinculados), se vea confundido de manera indirecta, pues apreciará que los signos vistos en su conjunto poseen semejanzas innegables.

       Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

       SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presenta contestación a la demanda manifestando que:

   21. Que el Tribunal al efectuar el análisis comparativo entre los signos confrontados, establece que tanto en el signo solicitado como en el registrado, los elementos denominativos (MONTERREY y NESCAFÉ) y figurativos son relevantes. Por lo que concluyó que la marca solicitada guardaba mayores similitudes que diferencias con la marca NESCAFÉ, con Certificado 61576, incurriendo en la causal de prohibición establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   22. Que la especial combinación de figuras “taza roja con borde banco conteniendo café espumoso y humeante, sobre alfombra de granos de café, en colores marrón, negro, rojo, blanco, bajo la denominación NESCAFÉ, escrita en letras de color blanco” distingue el producto NESCAFÉ desde hace varias décadas, y es reconocida por el consumidor como un producto de NESTLÉ. Dicha disposición de colores y figuras no es utilizada por otra empresa diferente a NESTLÉ.

   23. Que aun cuando existen diversas marcas registradas en la Clase 30, que distinguen productos de café, y que se componen de figuras tales como tazas, jarros y granos de café, sólo las marcas NESCAFÉ...