PROCESO 260-IP-2014

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 260-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Nulidad del registro de la marca TONY (denominativa). Expediente Interno: 07179-2010-0-1801-JR-CA-02

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 7179-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 14 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 07179-2010-0-1801-JR-CA-02.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. ANTECEDENTES

    1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: Kellogg Company

      Partes contrarias: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

      Amay Commercial Inc.

    2. Antecedentes:

    3. El 15 de noviembre de 2007, Kellogg Company (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad de la marca TONY, inscrita bajo Certificado 126462, a favor de Amay Commercial Inc., para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

    4. No obstante haber sido debidamente notificada, Amay Commercial Inc. no absolvió el traslado de la acción de nulidad presentada por Kellogg Company.

    5. Mediante Resolución 1626-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de nulidad y, en consecuencia, declaró nulo parcialmente el registro de la marca TONY, en el extremo que distingue cereales confitados de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando vigente para todo producto de confitería.

    6. El 24 de julio de 2009, Kellogg Company interpuso recurso de apelación en el extremo que no se declaró la nulidad de la marca TONY para distinguir todo producto de confitería.

    7. Mediante Resolución 1755-2010-TPI-INDECOPI de 6 de agosto de 2010, el Tribunal del Indecopi decidió confirmar la Resolución 1626-2009/CSD-INDECOPI.

    8. El 15 de noviembre de 2010, Kellogg Company interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1755-2010-TPI-INDECOPI.

    9. Mediante Resolución 16 de 9 de enero de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda.

    10. Kellogg Company interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

    11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01193-2011-0-1801-JR-CA-06.

    12. Argumentos de la demanda:

    13. Kellogg Company (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad de la marca TONY alegando lo siguiente:

      – Ha solicitado con anterioridad el registro de la marca TONY para distinguir cereales para desayuno de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Mediante Expediente 234110-2008 de 28 de febrero de 2005, Amay Commercial Inc. solicitó el registro de la marca TONY, la cual fue otorgada para distinguir cereales confitados y todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Ambos signos están destinados a distinguir cereales y se encuentran conformados por la denominación TONY, resultando confundibles entre sí, por lo que no debió haberse otorgado el registro de la marca TONY a favor de la emplazada.

      – La palabra caramelo define al producto que se logra al endurecerse el azúcar fundido o al producto que se logra aromatizando con frutas o hierbas, por lo que el confite no es un caramelo. En tal sentido, no puede sostenerse que Amay Commercial Inc. al ser titular de la marca TONY (Certificado 88481) para distinguir caramelos tiene derecho exclusivo sobre la denominación TONY para distinguir productos de confitería.

      – En el supuesto caso que se considere que el caramelo es un confite, la emplazada ya es titular de la marca TONY (Certificado 88481) para distinguir chocolates y caramelos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la misma no puede solicitar el registro de una nueva marca TONY para distinguir los mismos productos, puesto que se estaría produciendo duplicidad de registro.

      – El Indecopi debió anular íntegramente la marca TONY.

    14. Argumentos de la contestación de la demanda:

    15. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - El sustento de la acción de nulidad interpuesta por Kellogg Company radica en que el registro de la marca TONY habría sido otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por considerar que dicha marca es confundible con su marca TONY y logotipo, solicitada previamente mediante Expediente 223186-2004.

      - La Resolución 19937-2006/OSD-Indecopi declaró fundada la oposición formulada por Amay Commercial Inc. y denegó el registro de la marca TONY y logotipo solicitada por Kellogg Company. Posteriormente, Kellogg Company interpuso recurso de reconsideración contra dicha resolución, solicitando la limitación de sus productos para distinguir exclusivamente “cereales para el desayuno” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Respecto a la limitación de productos que efectuara Kellogg Company, en el Expediente 223186-2004, cabe precisar que dicho trámite fue suspendido mediante Resolución 722-2009/CSD-Indecopi hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente expediente, por lo que la limitación de productos solicitada por Kellogg Company aún no ha sido evaluada ni aceptada.

      - La marca registrada TONY (Certificado 126462) distingue cereales confitados y todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, se aprecia que algunos de los productos que pretende distinguir el signo TONY y logotipo, solicitado previamente por Kellogg Company (preparaciones hechas de cereales, confitería) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca TONY inscrita a favor de Amay Commercial Inc. (cereales confitados y todo producto de confitería).

      - La similitud entre los signos radica en la denominación TONY, lo que determina que los signos resulten confundibles.

      - La emplazada Amay Commercial Inc. tiene derechos de Propiedad Industrial sobre la marca TONY, inscrita con Certificado 88481, que distingue “chocolates y caramelos” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con anterioridad a la solicitud de registro presentada por Kellogg Company. En ese sentido, desde el 2 de octubre de 1990, fecha de concesión del Certificado 88481, Amay Commercial Inc., ostenta derecho al uso exclusivo sobre la denominación TONY, con relación a productos relativos a la confitería (caramelos) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Dado que la emplazada tiene un derecho anterior sobre la denominación TONY con relación a productos de confitería (caramelos), corresponde declarar la nulidad de la marca TONY (inscrita con Certificado 126460) sólo respecto a cereales confitados de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando vigente el registro para los demás productos que distingue, esto es, todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    16. Amay Commercial Inc. (Panamá) manifestó lo siguiente:

      - La accionante omite señalar que el signo en el que basa la acción, ha sido denegado por la primera instancia mediante Resolución 17026-2007/OSD-Indecopi.

      - La Sala de Propiedad Intelectual otorgó el registro de la marca TONY, solicitado por su empresa, para distinguir cereales y todo producto de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Su empresa es titular de la marca TONY que distingue chocolatería y caramelos registrada con Certificado 88481.

      - La resolución que deniega la marca TONY y logotipo (Expediente 223186-2004) solicitada por la accionante ha sido impugnada por la misma, la cual ha solicitado la limitación de sus productos para distinguir exclusivamente cereales para el desayuno, con los cuales ya no existiría vinculación con los productos que distingue su marca registrada bajo Certificado 88481.

      - En el presente caso existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

    17. Sentencia de primera instancia:

    18. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo...

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