PROCESO 26-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 26-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01037-2012-0-1801-JR-CA-15. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca mixta GRUPO FAMILIA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 1037-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01037-2012-0-1801-JR-CA-15.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. (Colombia), solicitó el registro como marca del signo mixto GRUPO FAMILIA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “tratamiento de materiales”.

   2. El 20 de octubre de 2008, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., formuló oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas: FAMILIA (Certificado No. 81471 – Clase 16) y, FAMILIA (Certificado No. 79454 - Clase 16)[1]; para amparar “papeles de toda clase y para todo uso”. Adicionalmente señala que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha intentado obtener la cancelación de la marca registrada FAMILIA; sin embargo, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada dicha acción.

   3. El 13 de octubre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 002194-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   4. El 09 de noviembre de 2010, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 5 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2751-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 002194-2010/CSD-INDECOPI, y denegó el registro solicitado.

   6. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   7. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Quince de 7 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda.

   8. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. Mediante providencia de 16 de septiembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que mediante Resolución No. 030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI canceló parcialmente el registro de la marca FAMILIA (Certificado No. 81471), limitándolo a “papel higiénico y servilletas”.

   11. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles. Tampoco existe vinculación entre los “servicios” que pretende distinguir el signo solicitado (Clase 40), con los “productos” que amparan las marcas registradas (Clase 16). Lo anterior ha sido confirmado por el INDECOPI en sendos pronunciamientos.

   12. Complementa, que lo anterior vulnera los principios de predictibilidad, legalidad e igualdad ante la ley.

   13. Agrega, que no es común que las empresas que se dedican a los servicios de tratamiento de materiales se dediquen también a la comercialización de productos de la Clase 16, ya que para la prestación de los mencionados servicios y la fabricación de los productos de la Clase 16 se utiliza una infraestructura y maquinaria diferente, así como personal especializado en áreas distintas, siendo la tecnología en uno y otro caso completamente distinta.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   14. Manifiesta, que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de confusión. Por lo tanto, al no ser rebatido por el demandante, el análisis debe centrarse en la existencia de conexión competitiva.

   15. Agrega, que los servicios de tratamiento de materiales de la Clase 40, entre ellos tratamiento de papel, y los productos de la Clase 16, papel higiénico y servilletas, presentan conexión competitiva. Por lo tanto, si se concede el registro solicitado, se estaría atentando contra el derecho del consumidor a elegir libremente.

   16. Arguye, que el examen de registrabilidad que realiza la Autoridad Nacional es independiente a los efectuados con anterioridad por otras oficinas de registro de marcas o por la propia oficina.

       La sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   17. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético.

   18. Agrega, que del examen en conjunto y sucesivo se desprende que el elemento relevante de los signos en conflicto es la denominación FAMILIA.

   19. Manifiesta, que el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que amparan las marcas registradas. Por lo tanto se configura el riesgo de conexión competitiva.

   20. Arguye, que el demandante ha tratado de apropiarse en reiteradas oportunidades de signos confundibles con la marca FAMILIA. Por lo tanto, se configura una causal de mala fe.

       3. Sentencia de Primera Instancia.

   21. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Quince de 7 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando:

       (…) este órgano jurisdiccional considera con respecto a la vinculación entre los productos y servicios evaluados que cierta relación entre los productos puede crear grados de conexión competitiva, siendo ello, en el caso concreto se observa que por una parte el signo solicitado a inscripción pretende identificar servicios de la Clase 40 (vinculada al tratamiento de materiales) y de otra que el signo opuesto (marca <<>FAMILIA>>) se encuentra comprendido en la Clase 16 (vinculado a productos de papel higiénico y servilletas luego del procedimiento de cancelación parcial administrativa). Atendiendo a ello se considera de la naturaleza de los productos contenidos en la oposición (papel higiénico y servilletas) que dada su producción, dichos productos (sic) requieren usualmente del tratamiento previo del papel; en consecuencia, si bien es cierto en un primer momento se podría advertir que los servicios y productos no guardarían un mayor grado de conexión, ello tiene que ser valorado apreciando el desenvolvimiento de sus actividades productivas y de la percepción que aquella pueda generar en el consumidor medio, siendo que usualmente se vincula a la actividad de tratamiento de materiales (en específico el tratamiento en el caso de papeles y cartones) a la producción, entre otros, de hojas de papel, papel higiénico, etc. Hecho que puede llevar a un consumidor a considerar que el servicio prestado acarreará la producción de tales productos. (…) Estando a lo expuesto, esta judicatura encuentra un grado aceptable de conexión competitiva en cuanto a los servicios y productos descritos.

       (…) Que, asimismo, en cuanto a la discriminación entre la prestación de productos o servicios en ambos signos, debe considerarse que dicho aspecto no constituye un criterio relevante para la determinación de la conexión competitiva cuestionada, toda vez que es una práctica común en el mercado que algunas empresas se dediquen a la fabricación de los productos que algunas empresas comercializan.

       (…) Que, asimismo conviene agregar, que si bien es cierto la conexión competitiva se encuentra vinculada a la naturaleza de los productos, esto no constituye un hecho aislado respecto a los factores de confusión que se pueden presentar en las marcas en conflicto, en concreto <> y <<>FAMILIA>>. En tal sentido, si bien no constituye un argumento de la demandante el...