PROCESO 26-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 26-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 113 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5127-LR. Actor: MUNDIPHARMA AG. Marca: MORFIN RETARD (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, Ecuador, a los trece días del mes de julio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 15 de junio 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MUNDIPHARMA AG.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.

   Tercero Interesado: GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., solicitó el 28 de junio de 1996 el registro como marca del signo denominativo MORFIN RETARD, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 377 de 1996, no se presentaron observaciones.

      3. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, mediante Título N° DNPI-5200-97-MICIP de 12 de diciembre de 1997, resolvió registrar el signo solicitado.

      4. La sociedad MUNDIPHARMA AG., presentó recurso extraordinario de revisión contra el anterior acto administrativo.

      5. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, mediante Resolución No. 0014 de 24 de marzo de 1998, resolvió el recurso ratificando el acto impugnado.

      6. La sociedad MUNDIPHARMA AG., presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo.

      7. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La demandante MUNDIPHARMA AG. soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es genérico y descriptivo. Las palabras que lo componen son genéricas y descriptivas. En español morfin es morfina y retard es retardante.

      2. Sostiene, que esta expresión se utiliza en el tráfico económico.

      3. Agrega, que el signo solicitado para registro sirve para designar o describir el producto que pretende identificar.

   3. La contestación de la demanda.

      1. Por parte del Procurador General de Estado de la República de Ecuador.

         Por intermedio del Director de Patrocinio contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…) para garantizar dicha propiedad intelectual, el artículo 346 de la Ley ibídem, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal, según lo estipulado en el artículo 349 de la referida Ley. Por lo tanto, corresponde a dicho personero, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

         (…)

         .

      2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         El Tribunal consultante no envió la contestación de la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

      3. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA., contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que el signo solicitado para registro no es descriptivo ni genérico. No lo es, ni en inglés ni en castellano.

         • Sostiene, que el signo solicitado es de fantasía. A lo sumo puede ser considerado evocativo.

         • Agrega, que la acción subjetiva o de plena jurisdicción ya ha caducado.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicita la interpretación de los siguientes artículos: 81 y 82 literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal interpretará los artículos solicitados.

   El Tribunal, de oficio interpretará el artículo 113 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 113

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. Signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas. La marca débil.

3. Signos evocativos.

4. Signos de fantasía.

5. Signos en idioma extranjero.

6. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 344.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo MORFIN RETARD en la clase 5. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

   De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Determina la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta...