PROCESO 26-IP-2005

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1207
• Número de registro: 26-IP-2005
• Fecha de publicación: 16 Junio 2005
• Sección: Procesos
• Año: 2005
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 14 -

PROCESO 26-IP-2005

Interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal d) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1943-2003. Actor: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C. Marca: “NORTEÑO GRANEADITO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrada consultante: doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de marzo del 2005.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes:

Demandante: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

Tercero Interesado: ALICORP S.A.

1.2. Hechos Relevantes.

a) La Demanda.

La demanda pretende la nulidad de los actos proferidos por el INDECOPI de la República del Perú, mediante los cuales se concedió el registro de la marca mixta NORTEÑO GRANEADITO, solicitada el 1 de octubre de 1997 para distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), solicitud que se tramitó en el expediente administrativo Nº 9748973.

El 12 de diciembre de 1997 la empresa ALICORP S.A. formuló observación a la solicitud de registro con base en la marca “DEL NORTE” y etiqueta que distingue productos de la clase 30, y en la misma fecha la empresa demandante también formuló observación manifestando que el signo solicitado sería confundible con su marca “COSTEÑO GRANEADITO” y envase que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Tramitada la actuación, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro del signo solicitado, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, organismo que confirmó la Resolución apelada, considerando que si bien existe identidad entre algunos de los productos a ser distinguidos, dadas las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no induciría al público consumidor a confundir un producto con otro, o a asociar el origen empresarial de los mismos; es decir, que el INDECOPI consideró que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Vistas las marcas en conflicto existe confusión ya que dejan la misma impresión y recuerdo al ser muy similares, por lo que se produce confusión indirecta, la que se presenta cuando no se refiere al producto sino a su origen empresarial, toda vez que preocupa que el público crea que se trata de un producto de su empresa o de una derivación de la misma. La confusión se presenta si se tienen en cuenta los elementos figurativos que se incluyen en la etiqueta y en general la presentación que es muy similar a la suya, ambas con fondo transparente, con elemento denominativo escrito de las mismas características dentro de un rectángulo de fondo azul, ambas juegan con los colores azul y amarillo e incluyen en el borde el elemento figurativo con el término extra, y usan el mismo tipo de letra.

La demandante considera que el INDECOPI ha tomado con ligereza los elementos que determinan la confundibilidad de los signos, pues en una rápida vista de las etiquetas se puede observar que los elementos que caracterizan los signos son precisamente los colores, que tienen una similitud del 80%, siendo ello determinante para que un consumidor se confunda y adquiera un producto bajo la creencia de que está adquiriendo otro.

b) Contestación de la demanda.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda sosteniendo que las Resoluciones impugnadas son legales.

Aduce que la demanda es inconsistente ya que se basa en un único argumento: que las marcas en conflicto son confundibles y, por ello, que el signo solicitado estaría incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma que exige que son dos los requisitos para que se dé la prohibición:

a) Que las marcas en conflicto sean idénticas o semejantes al grado de inducir al público en error,

b) Que las marcas en conflicto distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir en error al público (productos o servicios vinculados).

En el presente caso no hay controversia respecto a que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos –arroz-, pero no concurre el segundo requisito exigido por la norma.

La demandante dice que la marca solicitada es confundible con su marca registrada dado que los elementos figurativos que la solicitante incluye en la etiqueta y en general la presentación de conjunto de la misma sería similar a los de su marca, pero, atendiendo a los criterios para establecer si dos signos son semejantes, y dado que los signos en conflicto son mixtos, la autoridad administrativa constató que los elementos más relevantes de los signos son “COSTEÑO” y “NORTEÑO”, que difieren en el sonido de la primera sílaba, y que evocan conceptos distintos, por aparecer en caracteres más destacados y ser determinantes al momento de indicar el origen empresarial de los productos. Además, que los términos “ GRANEADITO” y “ARROZ”, presentes en ambas marcas, y el término “NUEVO”,presente solo en la marca de la empresa demandante, tienen carácter secundario, más aún si los primeros constituyen términos genéricos y descriptivos, por lo que no son relevantes al momento de realizar el examen comparativo.

Los demás elementos de los signos, cromáticos, tipo de letra y las figuras geométricas, son elementos complementarios que no resultan determinantes para identificar el origen empresarial de los productos.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas:

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno menciona como aplicable dentro del caso al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La interpretación versará sobre el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, mencionado por el consultante por ser pertinente en el caso planteado. Además es procedente que se interpreten de oficio los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISION 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:”

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

Artículo 83

“Así mismo, no podrán...