PROCESO 26-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1075
• Número de registro: 26-IP-2004
• Fecha de publicación: 02 Junio 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004

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PROCESO Nº 26-IP-2004

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad KRAFT FOODS INC.

Caso: denominación “KISS COOL”.

Expediente Interno: Nº 5896-ML.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de abril de 2004; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. De la Resolución impugnada

De la Resolución N° 0967266, del 20 de enero de 1999, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial (E) del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, se desprende que el apoderado de KRAFT FOODS INC. “presenta la solicitud e inscripción al registro de la marca de fábrica denominada KISS-COOL para la clase internacional No 30”; que “Con fecha 13 de octubre de 1997 … CONFITES ECUATORIANOS C.A. ... presenta observación al registro de la marca de fábrica en referencia ya que ... es propietaria de la marca de fábrica COOL ... para proteger los productos de la clase internacional No. 30”; que “realizado el correspondiente cotejo marcario y comparando la denominación solicitada KISS-COOL y la marca de propiedad del observante COOL ... se concluye que no son semejantes ni confundibles a simple vista”; que “revisados los archivos de esta Dirección, se ha podido constatar que esta Unidad Administrativa mediante resolución No. 0966975 de 6 de enero de 1999 ... concedió el registro de la marca de fábrica KISS BOL ... solicitada por el Sr. Miguel García, para proteger los productos de la clase internacional No. 30”; que “la marca solicitada KISS COOL desde el punto de vista gráfico-visual y fonético-auditivo es muy similar a la marca concedida KISS BOL, y entre ambas marcas existen semejanzas susceptibles de causar confusión y error en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos, ya que ambas marcas están destinadas a proteger productos de la clase internacional No. 30, es decir productos de la misma naturaleza que se comercializan bajo los mismos canales de distribución”; que “la marca solicitada KISS COOL, carece de fuerza distintiva a fin de diferenciarse de la marca KISS BOL, en consecuencia la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad exigido por el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; y que “en virtud de que la marca solicitada no reúne los requisitos del Art. 81 y contraviene el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 ... se deniega el registro de la marca KISS COOL ... y se rechaza la observación”.

2. Demanda

2.1. Cuestión de hecho

De la demanda se desprende que la compañía KRAFT FOODS INC. “solicitó el registro de la marca ‘KISS COOL’ trámite N° 68149/95 para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 30”; y que “El Director Nacional de Propiedad Industrial ... aceptó las observaciones presentadas (sic) y denegó el registro de la marca solicitada” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

2.2. Cuestión de derecho

El apoderado de la compañía KRAFT FOODS INC. alega que “La denominación ‘KISS COOL’ no tiene semejanza capaz de producir confusión en el público consumidor, respecto de la marca ‘KISS BOL’, ya que las denominaciones en conflicto contienen elementos suficientemente distintivos que vuelven a las marcas antedichas absolutamente capaces de diferenciar la procedencia u origen empresarial de los productos por ellas protegidos”; que “No puede olvidarse que para el análisis de marcas en conflicto deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura en general y no las partes aisladas las unas de las otras, ni los elementos distinguibles en los nombres. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede de tal forma”; que “no existe riesgo de confusión. En primer lugar, las denominaciones se pronuncian de diferente manera, ya que la palabra ‘cool’, parte integrante de la marca solicitada por mi representada suena ‘cul’, es decir, que la pronunciación en conjunto de las denominaciones en conflicto es ‘KISS-CUL’ y ‘KISS BOL’ ”.

Agrega el demandante que “Si la semejanza que argumenta el Director Nacional de Propiedad Industrial, se encuentra en la palabra ‘KISS’, nuevamente se debe tener en cuenta que debe ser objeto de análisis el conjunto de la denominación y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”; que “… si entre ‘KISS COOL’ y ‘KISS BOL’ existe diferenciación sustancial en lo atinente a su evocación fonética, no puede perderse de vista tampoco la diferenciación conceptual entre los signos, pues ‘KISS COOL’ tiene un sentido propio que servirá al consumidor promedio de referente válido para su identificación, a diferencia de la marca ‘KISS BOL’ que está compuesta por una palabra en inglés ‘KISS’ y un vocablo de fantasía sin concepto propio en ningún idioma. Auditivamente, el término ‘BOL’ puede asociarse a la palabra inglesa ‘BALL’ que significa ‘bola’ o ‘pelota’ a diferencia de ‘cool’ que significa ‘frío’ o ‘fresco’ ”; y que “No existe por lo tanto ... carencia de fuerza distintiva en la marca solicitada ya que ‘KISS COOL’ es tan distintiva como lo es ‘KISS BOL’. El principio de la novedad de la marca que argumenta el señor Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolución que se impugna es un principio válido, pero los tratadistas se han cuidado de matizar este aspecto cuando se enseña que el principio de la ‘novedad’ de la marca no es absoluto ... sino que es relativo pues ‘para que exista novedad basta que el signo, aunque sea conocido no haya sido empleado para distinguir el producto o servicio en que se desea utilizar...’ (Manuel Pachón, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Bogotá, Temis, 1975, p. 82), y en el caso que nos ocupa es de evidencia absoluta que no existe un signo marcario preexistente que se denomine ‘KISS COOL’ ”.

3. Contestación a la demanda

3.1. Afirma el consultante que “La Procuraduría General del Estado comparece para vigilar las actuaciones judiciales”, y que el “Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, comparece oponiendo las siguientes excepciones: a) Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, b) Se ratifica en la Resolución No. 0967266 porque guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

3.2. Por su parte, el “Director General Legal y Tutela Administrativa del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-”, manifiesta lo siguiente: “1.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. 2.- Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado. 3.- Falta de derecho del actor para propender (sic) la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. 4.- Que se tenga como prueba a favor del IEPI, el expediente administrativo No 68149 que remito y contiene los fundamentos técnicos y legales. 5.- Impugno la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado...