PROCESO 26-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 26-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Marca: “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativa).

Expediente Interno N° 2010-00191.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de abril de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 26444 de 28 de mayo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 36227 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 55594 de 29 de octubre de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26444 de 28 de mayo de 2009.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 28 de agosto de 2008, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó el registro del signo “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativo), para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de octubre de 2008, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 372.

      - La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS formuló oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de sus marcas BELMONT SENSATIONS, BELMONT SENSACIONES y la solicitud de registro del signo EXPERIENCIE SENSATIONS, para proteger “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores, cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26444, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “GREEN MINT SENSATIONS” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 21 de julio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 36227 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 29 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 55594, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26444 de 28 de mayo de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca solicitada consiste en las denominaciones GREEN MINT SENSATIONS. Se trata, por tanto, de una marca compleja, constituida por varias palabras. Es indudable que el vocablo más característico de dicha marca lo constituye la palabra SENSATIONS, porque es el que con mayor fuerza y profundidad recuerda el consumidor promedio y el que determina la impresión general de la marca. Refuerza la anterior conclusión, la debilidad marcaria de los términos GREEN MINT que lo acompañan, cuyo significado es ampliamente conocido por el público colombiano (menta verde) y que se asocia con un ingrediente y particular sabor del producto que pretende distinguir (cigarrillos)”.

      - “Es errónea la apreciación de la Administración según la cual la palabra SENSATIONS o su equivalente en español SENSACIONES es una partícula descriptiva de los productos de la clase 34 internacional”.

      - “Si bien COLTABACO pretende hacer basar su defensa en el supuesto carácter descriptivo de la palabra SENSATIONS, debe tenerse en cuenta que en el conjunto solicitado la palabra SENSATIONS se utiliza a título de marca y no a manera de información al consumidor de las características o calidades del producto, lo que permite concluir que el verdadero objeto de la solicitud presentada por COLTABACO es apropiarse indebidamente de una denominación que está amparada por un derecho marcario exclusivo y excluyente, conferido a mi representada sin ninguna reserva”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la División de Signos Distintivos (…) realizó un análisis de los signos y de los productos o servicios a distinguir de las marcas en conflicto, para lo cual, ejecutó una comparación en conjunto, sin dividir sus elementos, y observó que en efecto las marcas enfrentadas son NOMINATIVAS”.

      - “(…) se pudo establecer que el signo solicitado (…) y las marcas opositoras (…) presentan dentro de sus conjuntos gramaticales una estructura en idioma inglés y español, el signo solicitado GREEN MINT SENSATIONS (NOMINATIVA) está compuesto en su conjunto por tres palabras, mientras que las marcas enfrentadas contienes (sic) dos palabras, de las cuales se comparte con las marcas enfrentadas la expresión evocativa ‘SENSATIONS’, que traducida al español define como ‘SENSACIONES’, por lo cual, se aprecia de manera similar, no siendo suficiente para determinar que concurra en riesgo de confusión, como lo afirma la demandante”.

      - “(…) dentro de las marcas enfrentadas existen términos genéricos, por lo cual, la marca es débil, siendo necesario mencionar que dichas expresiones genéricas no conceden titularidad, más aún, cuando son de libre disposición en el mercado, para describir calidades y características de servicio”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La SIC en los actos acusados analizó “EL GRADO DE DISTINTIVIDAD de los elementos que componen la marca compuesta GREEN MINT SENSATIONS y visto este conjunto marcario, es evidente que el elemento en el cual recae la FUERZA DISTINTIVA es GREEN y no los términos descriptivos MINT y SENSATIONS, como infundadamente afirma la demandante”.

      - “(…) es claro que el actor para sustentar su argumentación, realiza una desintegración totalmente artificial de la misma, pretendiendo desconocer que en realidad en ella el elemento que posee distintividad y genera poder de identificación en el consumidor es la palabra GREEN y que los vocablos MINT SENSATIONS simplemente son descriptivos”.

      - “NO es cierta la afirmación de la demandante concerniente a que el solo uso de la expresión SENSATIONS o SENSACIONES EN ESPAÑOL evoca reconocimiento y entendimiento en el consumidor de su naturaleza marcaria. Por el contrario, la demandante pretende que se le reconozcan un derecho exclusivo sobre elementos que pertenecen al dominio público y monopolizarlos sin ninguna justificación ni derecho”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de cuatro (4) de abril de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica qué normas...