PROCESO 121-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 121-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma normativa. Marca: TRANSPACK (denominativa). Actor: TRANSPACK LTDA. Expediente Interno Nº 2003-0058.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Francisco de Quito, a los 12 días del mes de enero del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de noviembre de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: TRANSPACK LTDA.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: INTERNEXA S.A. E.S.P.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      El 10 de abril de 2001, INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó el registro como marca del signo TRANSPACK (denominativo), para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares”.

      Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 504, de 29 de mayo de 2001, la sociedad TRANSPACK LTDA, presentó oposición al registro solicitado, con base en su nombre y enseña comercial TRANSPACK y la marca TRANSPACK (mixta), registrada en Colombia para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”.

      La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 38354, de 26 de noviembre de 2001, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado TRANSPACK (denominativo) a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P.

      TRANSPACK LTDA. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el anterior acto administrativo.

      La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1466, de 28 de enero de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.

      La Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 28454, de 30 de agosto de 2002, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      TRANSPACK LTDA. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante TRANSPACK LTDA. fundamenta su demanda en los siguientes términos:

      Considera que la Superintendencia de Industria y Comercio permitió a INTERNEXA S.A. E.S.P. apropiarse del registro de la marca TRANSPACK de su propiedad desde 1995, al concederle el registro para distinguir uno de sus servicios, como es el caso del “transporte a nivel nacional”, que la sociedad INTERNEXA E.S.P. anuncia en su publicidad.

      Refiere que el objeto social de TRANSPACK LTDA. es “el transporte de datos e información”, lo cual lleva a confundir al público consumidor respecto de la prestación de un servicio, aunque se encuentre en una clase distinta.

      Considera que se violan los derechos de TRANSPACK LTDA. al no establecer grado de confundibilidad entre las marcas en conflicto, cuando es cierto que sí existe riesgo de confusión y/o asociación.

      Sostiene que la marca registrada TRANSPACK (mixta) es de su propiedad exclusiva, independientemente de la clase, máxime cuando se demostró que INTERNEXA S.A. E.S.P. pretende acoger el “transporte de datos propios” como parte de su objeto y desarrollo en el mercado, atendiendo la venta o la prestación de servicios, utilizando medios modernos en tecnología como el internet y ofreciendo servicios similares a los de TRANSPACK LTDA.

      Afirma que su marca registrada TRANSPACK (mixta) es notoriamente conocida a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se estaría generando un aprovechamiento injusto de su reputación, provocando daño económico y dilución de su capacidad distintiva.

      Advierte que el nombre comercial TRANSPACK se debe proteger en relación con signos idénticos o semejantes a registrarse como marcas, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, que consagra el primer uso como adquisición del derecho al uso exclusivo.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta lo siguiente:

      Aduce que los signos en conflicto amparan productos y servicios que no tienen relación o conexión competitiva, pues no se trata de servicios complementarios ni intercambiables ni son del mismo género, además responden a distintas finalidades y tienen diferentes canales de comercialización y medios de publicidad. Por lo tanto, no se generaría riesgo de confusión en el público consumidor. Sostiene que hay insuficiencia probatoria para demostrar la notoriedad de la marca registrada.

      Finalmente, advierte que si bien entre el signo solicitado TRANSPACK (denominativo) y el nombre comercial TRANSPACK existe identidad fonética y ortográfica, entre los servicios que pretenden distinguir el signo solicitado y el objeto social de la sociedad TRANSPACK LTDA. no existe relación alguna ya que los productos que pretende identificar el signo solicitado son: “revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares” y el objeto social de la empresa TRANSPACK LTDA. consiste en “el empaque, embalaje y preparación para su empaque de toda clase de mercancías, mobiliarios, enseres de casa y demás objetos semejantes actuando como remitentes o destinatarios de dichos artículos; (…)”, los cuales tienen una finalidad y naturaleza diferente, y su consumidor de destino no es el mismo, por lo cual se hace posible la coexistencia de los signos en el mercado sin generar perjuicio al interés de los consumidores ni afectar el derecho de exclusiva de terceros.

      INTERNEXA S.A. E.S.P., como tercero interesado, manifiesta lo siguiente:

      Afirma que los productos amparados por el signo solicitado TRANSPACK (denominativo) y los servicios amparados por la marca registrada TRANSPACK (mixta) son completamente diferentes. Por lo tanto, no se generaría riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. Sostiene que los objetos sociales de las sociedades TRANSPACK LTDA. e INTERNEXA S.A. E.S.P., son completamente diferentes. Respecto a la notoriedad alegada, considera que la marca registrada TRANSPACK (mixta) no cumple con los requisitos de notoriedad trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que de los documentos que aportó la sociedad TRANSPACK LTDA. no se desprende que con anterioridad a la expedición de los actos acusados, la misma hubiera adquirido el reconocimiento necesario para adquirir tal status.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486. Asimismo, el Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136

   No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un...