PROCESO 258-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 258-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00183. Actor: BRISTOL – MYERS SQUIBB COMPANY. Patente: “DERIVADOS DE ALFA-(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PÉPTIDO BETA-AMILODEO”.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 3566 de 11 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00183.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de marzo de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 3 de julio de 2003, bajo la Publicación Internacional No. WO 03/053912 A1, se publicó la Solicitud Internacional de Patente No. PCT/US02/40605, correspondiente a la invención titulada DERIVADOS DE ALFA-(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PÉPTIDO BETA-AMILODEO, presentada el 20 de diciembre de 2002 por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY en fase internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en la cual se reivindicaba prioridad de 20 de diciembre de 2001 con fundamento en la solicitud de patente núm. 60/344.322 presentada en los Estados Unidos de América.

   2. Una vez efectuado el examen de forma, se publicó el extracto sin que se hubiesen presentado oposiciones.

   3. Dentro del término establecido en el artículo 22.1. del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, incorporado al ordenamiento colombiano mediante Ley 463 de 1998, el 7 de mayo de 2003, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY inició la fase nacional en Colombia de la solicitud de patente, en cuyo capítulo reivindicatorio reclamaba 25 reivindicaciones. No se formuló oposición.

   4. El 28 de septiembre de 2004, la solicitante aportó el documento de cesión del derecho sobre la patente de los inventores a su favor.

   5. El 14 de febrero de 2006, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó la realización del estudio de fondo sobre la patentabilidad de la invención y pagó la tasa oficial correspondiente.

   6. Mediante Oficio No. 7076 de 30 de mayo de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio formuló observaciones sobre la novedad y el nivel inventivo de la invención.

   7. El 6 de octubre de 2008, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY presentó nuevo pliego de 23 reivindicaciones y, respondió a las observaciones de la División.

   8. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 58021 de 17 de noviembre de 2009, denegó la patente de invención solicitada. Fundamentó su decisión en las similitudes que encontró con el documento D1 (WO0050391).

   9. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

   10. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 63157 de 17 de noviembre de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido.

   11. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 63157 de 17 de noviembre de 2010 y 58021 de 17 de noviembre de 2009.

   12. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY presentó reforma a la demanda.

   13. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   14. Manifiesta, que el objeto de la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad, ya que es novedoso, tiene nivel inventivo y aplicación industrial. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio obró mal al denegar la patente; le da un alcance erróneo al concepto de novedad y realiza un análisis contradictorio.

   15. Señala, que el Manual Andino para el examen de solicitudes de patentes de invención menciona que para el análisis de la novedad se debe “(…) comparar elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los elementos del estado de la técnica. (…) Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva”. Por lo tanto, la Autoridad Nacional debió ser consecuente con la diferencia que encontró entre el arte anterior D1 (WO0050391) y la presente invención, tal como lo confirma la Resolución No. 58021 de 17 de noviembre de 2009 “(…) La diferencia entre D1 y la solicitud bajo estudio es la presencia de otros significados para los distintos R; R1; R2; R3”. Se debió conceder la patente ya que ésta cumple con el requisito de novedad establecido en la Decisión 486.

   16. Agrega, que la invención solicitada es novedosa frente al documento D1 en tanto que: i) el documento D1 no revela específicamente el grupo de compuestos de la solicitud en estudio; ii) La presente invención describe únicamente derivados de la “acetamida”; iii) Todos los compuestos de la invención solicitada tienen una “amida no sustituida”, situación que no está descrita en ninguno de los ejemplos del documento D1, ni específicamente señalada como requisito en esa solicitud; iv) Los ejemplos citados en el documento D1 tienen una estructura química con un sustituyente arilo en el nitrógeno adyacente a la sulfona, mientras que los compuestos reclamados por la presente invención de acuerdo con la definición de R2 no permiten la sustitución fenilicia directa a este Nitrógeno.

   17. Adiciona, que en relación con el nivel inventivo de la invención ésta no resulta obvia. Por lo tanto, yerra la Autoridad Nacional al denegar la patente por este motivo cuando “(…) de las enseñanzas divulgadas por el D1 (WO0050391) un experto en la materia no hubiera seleccionado el grupo específico que ahora reclama mi representada, el cual como se mencionó anteriormente requiere de una amida no sustituida y de que el nitrógeno adyacente a la sulfona no se encuentre sustituido por un fenilo. Por lo que los compuestos de la presente invención presentan un resultado inesperado que le otorga nivel inventivo con respecto al arte previo D1”.

   18. Complementa, que el análisis de nivel inventivo de la Superintendencia de Industria y Comercio parte de presupuestos falsos e ignora el arte previo relevante para llegar a conclusiones contrarias a la obviedad de la invención. Por lo tanto, el examen de nivel inventivo se fundamentó en razonamientos de tipo “hindsight”, es decir, sin tener en cuenta la información existente al momento de que la invención no era conocida. Por lo tanto, se contraviene la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   19. Señala, que al no hacerse mención alguna por parte de la Autoridad Nacional respecto al requisito de aplicación industrial, se infiere que se cumple con el mismo.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   20. Señala, que la invención en estudio no contiene evidencia de que la composición reivindicada proporcionó algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por ello es obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo. Por lo tanto, no basta que algunos de los compuestos de la invención sean nuevos (como ocurre en el caso sub examine), si el conjunto no tiene nivel inventivo.

   21. Manifiesta, que de la lectura de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, y del análisis del examen de patentabilidad, se desprende que la invención en estudio no cumplía con el requisito de nivel inventivo, ya que el examen se realizó sobre la base de los conocimientos que tenía el experto medio en la materia en la fecha de prioridad. Por lo tanto, yerra el demandante al afirmar que se realizó un examen de tipo “Hindsight”.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   22. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

   23. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretará la siguiente norma: artículo 19 de la misma normativa.[1]

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Requisitos...