PROCESO 256-IP-2014

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2566
• Número de registro: 256-IP-2014
• Fecha de publicación: 31 Agosto 2015
• Sección: Procesos
• Año: 2015
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 256-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81, 84 y 113 literal a) de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: HOT AND THE GANG INC., Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: “H & G” (denominativa). Expediente Interno: 2010-0416.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3576 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0416.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: HOT AND THE GANG INC.

Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Héctor Abelardo Gómez Gómez

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 19 de noviembre de 1999, el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, solicitó el registro de la marca “H & G” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 31 de diciembre de 2008 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 599, sin que se hayan presentado oposiciones contra el registro solicitado.

3. Por Resolución 12387 de 31 de mayo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el registro de la marca solicitada.

4. El 30 de agosto de 2010, la sociedad HOT AND THE GANG INC., interpuso Acción de Nulidad contra lo resuelto por la Resolución 12387.

5. El 28 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la acción de nulidad.

6. El 2 de marzo de 2012, el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez (Tercero interesado), contestó la demanda de nulidad.

7. Mediante providencia de 9 de mayo de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto al artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

1. Argumentos contenidos en la demanda.

8. La sociedad HOT AND THE GANG INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• Que la administración no protegió los mejores derechos que sobre la marca “H & G” (denominativa) tiene la sociedad HOT AND THE GANG INC., en varios países del mundo con los cuales Colombia tiene suscrito un tratado de reciprocidad en materia de protección marcaria, como lo es la Convención de Washington de 1929.

• Que la resolución impugnada vulneró la normatividad comunitaria, debido a que al momento de efectuar el estudio de registrabilidad de la marca “H & G” (denominativa), no tuvo en cuenta que ésta era previamente empleada y conocida en Estados Unidos de América, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador.

• Que la norma vulnerada señala que es irregistrable un signo, cuando la marca sobre la cual se reivindican derechos anteriores, es idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada y es notoria en el país donde se solicita el registro, país miembro o cualquier otro país que por virtud de un tratado en materia de Propiedad Industrial tenga un deber de reciprocidad.

• Que al momento de otorgarse el registro de la marca “H & G” (denominativa), existía en Estados Unidos de América una marca idéntica y notoria registrada a su favor para distinguir los mismos productos.

• Que siendo ello así, a través de la resolución impugnada la administración concedió el registro de la marca “H & G” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando en realidad existía y sigue existiendo una causal suficiente para que este registro no pueda continuar vigente, más aun cuando con la emisión del acto administrativo impugnado se afecta al público consumidor con actos de confusión y engaño.

• Que resulta evidente la mala fe con la que se actuó al solicitarse el registro de la marca “H & G” (denominativa), al apropiarse el solicitante de una marca notoria extranjera, de la que tuvo conocimiento, y deslealmente decidió registrar en Colombia, valiéndose en que ésta no estaba aún registrada. Ello con la finalidad de aprovecharse del prestigio que ésta posee en el mercado internacional.

b. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.-

9. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• Que en la emisión de la resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas comunitarias, por el contrario la misma se fundamenta en ésta y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto, ni tampoco se trasgredió ninguna otra normatividad.

• Que en el trámite de la solicitud de registro de la marca “H & G” (denominativa), se realizó un estudio juicioso de registrabilidad, determinándose su acceso al registro por ser lo suficientemente distintiva. Que asimismo dentro del indicado trámite la demandante no presentó observación alguna ante su representada, dentro de los 30 días siguiente a la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial, como lo establece la norma comunitaria. Siendo que después de haber expirado el término consagrado en la norma comunitaria, y que se hizo mención, pretende a través de la acción de nulidad hacer valer pruebas de notoriedad de la marca “H & G” (denominativa) en otros países miembros, cuando es claro que las mismas no formaron parte del trámite administrativo.

c. Argumentos de la contestación a la demanda por el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez (Tercero interesado).-

10. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• No puede afirmarse que las marcas HOT AND THE GANG y “H & G” (denominativa) constituyan marcas notorias, ni renombradas, para la fecha en la que solicitó el registro de la marca “H & G” (denominativa). Ello por cuanto ni siquiera habían sido solicitadas para registro en ninguna oficina de marcas de ningún país del mundo.

• Que el artículo 7 de la Convención de Washington, al que hace mención la demandante, se refiere a procesos de oposición, por lo tanto no es aplicable en lo que respecta a esta acción de nulidad. Sin embargo es preciso dejar en claro que a la fecha de presentación de la solicitud del registro de la marca “H & G” (denominativa), no existía ninguna marca idéntica o similar registrada en ninguno de los estados...