PROCESO 255-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 255-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b), g); y, 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. Marca: CTC (mixta). Expediente Interno: 2009-00588.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3578 de 12 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 13 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00588.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      Tercero interesado: COTRANSCOPETRO S.A.S.

   2. Hechos:

   1. El 3 de septiembre de 2008, COTRANSCOPETRO S.A.S. solicitó el requisito de la marca CTC (mixta) en la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. presentó oposición sobre la base de las marcas TCC (denominativa y mixta) de las Clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza y del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado mediante Resolución 16843 del 31 de marzo de 2009.

   4. Contra la anterior Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 28045 de 29 de mayo de 2009 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   5. Mediante la Resolución 39016 de 31 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió confirmar las anteriores decisiones.

   6. El 23 de octubre de 2009, TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. presentó demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

   7. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto de 24 de marzo de 2010, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad COTRANSCOPETRO S.A.S., tercero interesado en las resultas del proceso.

   8. Mediante Oficio 3578 de 12 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 13 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00588.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Sostiene que con las decisiones acusadas se vulneró la normativa comunitaria. La marca CTC (mixta) cuyo registro se concedió no cumple con uno de los requisitos exigidos, a saber, la distintividad. Aseveró que dada la similitud que existe entre el mencionado signo y las marcas TCC (denominativa y mixta), marca y nombre comercial previamente registrados, aquél no es lo suficientemente distintivo para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El signo solicitado CTC (mixto) es confundiblemente similar a la marca TCC registrada a favor de la sociedad demandante, razón por la cual se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

      - Se trata de marcas de la misma Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el riesgo de confusión en el público consumidor es alto.

      - Es titular del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. sobre el cual goza del uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso y frente al cual la marca CTC (mixta) presenta similitud y riesgo de confusión.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - El signo solicitado CTC (mixto) cuenta con la suficiente distintividad para ser registrado además que su coexistencia en el mercado con la marca registrada previamente a favor de la sociedad actora no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores habida cuenta de que las marcas son claramente diferenciables al ser comparadas de manera sucesiva, tal como lo hace el consumidor.

       - Destacó que pese a que se trata de signos que utilizan las mismas letras, sólo que en un orden diferente, tal coincidencia no es capaz de inducir a confusión pues después del primer impacto general no se observa la similitud que alega el demandante.

       - En cuanto al nombre comercial señaló que entre éste y la marca CTC (mixta) no existe similitud desde el aspecto visual ni fonético por lo que no era dable concluir que existiera identidad entre ellos ni que pudiera llegar a generar confusión en el consumidor.

   11. COTRANSCOPETRO S.A.S. presentó escrito de intervención en el que manifestó que:

       - El artículo 134 invocado por el actor para sustentar el argumento de la falta de distintividad estaba mal utilizado, toda vez que el mismo se refiere a los signos que pueden ser o no marcas en estricto sentido por ser susceptibles de representación gráfica.

       - Aseveró que la Superintendencia realizó el estudio de registrabilidad cumpliendo con todos los requisitos para ello, razón por la cual el mismo es legítimo.

       - Cuando los signos son débiles la parte gráfica es la que logra la distinción lo que en este caso cambia por completo el estudio realizado en la demanda.

       - En lo que respecta al nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. arguyó que no es oponible a la marca CTC (mixta) pues entre ambos signos no se evidencia ningún tipo de confundibilidad.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136[1] literales a) y b) de la Decisión 486. Procede la interpretación de los artículos solicitados, y se limitará el artículo 134[2] a sus literales a), b) y g).

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   13. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

   2. La protección del nombre comercial.

   3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos mixtos.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   14. En el presente caso, COTRANSCOPETRO S.A.S. solicitó el registro de la marca CTC (mixta) en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas TCC (denominativa y mixta) de las Clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y del nombre comercial TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC.

   15. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

       Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

   16. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   17. El literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 señala que: No...