PROCESO 254-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 254-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Marca: L'IMPÉRATRICE (mixta).

Demandante: GADO S.R.L.

Proceso interno: 002502-201 0-0-1801-JR-CA-1 O.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2502-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 27 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2502-2010-0-1801-JR-CA-10.

El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   0rdJG S.~.L.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),

   República del Perú.

   Hechos.

   1. El 2 de diciembre de 2008, Gado S.R.L. solicitó el registro de la marca 3 L'IMPÉRATRICE (mixta) para distinguir perfumes de alta calidad, productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicado el registro en el Diario Oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones.

   3. EI12 de agosto de 2009, mediante Resolución 13586-2009/DSD-INDECOPI,

      la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó el registro de la marca solicitada sobre la base de supuesta semejanza conceptual con las marcas EMPERATRIZ (denominativa) y EMPERATRIZ (mixta), registradas a favor de The Clorox Company para distinguir ceras para pisos en la Clase 3.

   4. El 24 de agosto de 2009, Gado S.R.L. formuló apelación contra la Resolución 13586-2009/DSD-INDECOPI.

   5. El 4 de enero de 2010, mediante Resolución 10-2010/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 13586-

      2009/DSD-INDECOPI.

   6. El 8 de abril de 2010, Gado S.R.L. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 10-2010/TPI-INDECOPI.

   7. El 30 de enero de 2013, el Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró fundada la demanda interpuesta por Gado S.R.L.

   8. EI11 de abril de 2013, ellNDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 30 de enero de 2013.

   9. El 20 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      GADO S.R.L. interpuso demanda en la que manifiesta que:

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      ¿}1 (

      2 {y 10. La Sala de Propiedad Intelectual ha realizado una segmentación forzada de la marca solicitada debido a que elimina la letra "L" de la denominación L'IMPÉRATRICE con la finalidad de encontrar semejanzas con las marcas registradas EMPERATRIZ (denominativa y mixta), lo cual es contrario a lo establecido en el Decreto Legislativo 1075. Adicionalmente, el consumidor peruano pronunciará las marcas en conflicto de forma diferente debido a que no conoce el idioma francés.

   11. El signo solicitado 3 L'IMPÉRATRICE (mixto) es una expresión de fantasía puesto que su significado es desconocido por el consumidor peruano.

   12. Los productos que distinguen la marca solicitada y las marcas registradas no tienen conexión competitiva dado que la primera distingue perfumes de alta calidad, mientras que las segundas distinguen ceras para pisos; en tal sentido,

       poseen distintos canales de comercialización, distintos medios de publicidad y no se encuentran relacionados entre sí, motivo por el cual los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       EIINDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   13. El término en francés IMPÉRA TRICE, que conforma parte del signo solicitado,

       y la denominación EMPERATRIZ, que conforma las marcas registradas,

       resultan similares tanto gráfica como fonéticamente, por lo que suscitarán la misma idea en la mente de los consumidores, a saber, la idea de una emperatriz.

   14. No existen otras marcas registradas que incluyan el término EMPERATRIZ en su conformación y, además, existe identidad y semejanza, según sea el caso,

       entre los productos que distinguen los signos en conflicto: lo que determina que se produzca un riesgo de confusión indirecta.

   15. Destacar parte de los elementos de una marca para enunciar su mérito distintivo, constituye una manera explícita de transgredir los criterios para el cotejo de marcas, pues lo que la ley establece es que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general que dejan. En este sentido, resulta fundamental tomar en cuenta que pese a que en las marcas en cotejo existen elementos diferentes que componen los términos 3 L'IMPÉRATRICE y EMPERATRIZ en las marcas registradas, lo que realmente opera como determinante es el aspecto en conjunto de las marcas cotejadas.

       Sentencia de Primera Instancia.

       La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

       3 16. El signo solicitado 3 L'IMPÉRATRICE (mixto) incluye en su conformación el número "3", por lo que al ser leído produce una entonación y pronunciación diferente con relación a las marcas registradas EMPERATRIZ (denominativa y mixta).

   17. Desde el punto de vista gráfico, al poseer la marca registrada elementos adicionales como el número "3", la hacen diferente en su extensión y estructura gramatical, suscitando una impresión visual distinta.

   18. Finalmente, la Comisión sólo consideró la denominación IMPERA TRICE cuando en realidad la marca solicitada es 3 L'IMPÉRATRICE (mixta).

       Argumentos del recurso de apelación.

       El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente:

   19. El término francés IMPÉRATRICE, que forma parte del signo solicitado, y la denominación EMPERATRIZ que conforma las marcas registradas, resultan similares tanto gráfica como fonéticamente, por lo que suscitarán la misma idea en la mente de los consumidores.

   20. En todo caso, las denominaciones "L" y "3", que forman parte de la marca solicitada a registro, no resultan lo suficientemente diferenciadoras por ser arbitrarias.

   21. Adicionalmente, existe identidad y semejanza, según sea el caso, entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

       Solicitud de la Sala Consultante.

   22. La Sala Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:

       ¿Resulta válido que el examen comparativo entre signos se realice respecto a todos los productos de la clase para los cuales fue registrada,

       cuando en realidad en el mercado sólo distingue uno de esos productos,

       el cual no tiene ninguna conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado?

       ¿Puede negarse el acceso al registro de un signo por la semejanza conceptual con una marca a pesar de que no exista conexión competitiva entre los productos que distinguen?

       ¿El criterio de apreciación conjunta de los signos tolera que los mismos sean analizados de manera fragmentada si es que se verifica que entre algunas de las denominaciones que las conforman existe cierta semejanza conceptual?

2. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

   4 23. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario,

   conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   24. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   25. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1 .

   De oficio: 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina-.

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   3. Marcas de fantasía.

   4. Conexión competitiva entre productos de la misma Clase 3.

   5. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   Con el fin de dar respuesta a las preguntas de la Sala Consultante, el Tribunal pasa a interpretar los siguientes temas:

   1. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

      SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA...