PROCESO 253-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 253-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “WAPSA”(Mixta). Expediente Interno: 2011-00020

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3582 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00020.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes

   Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A.

   Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   El 12 de octubre de 2007, la sociedad ROBERT BOSCH LTDA. solicitó el registro de la marca WAPSA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad MAC S.A. interpuso oposición contra la solicitud sobre la base de sus marcas CAPSA (denominativa y mixta), para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, inscritos bajo los certificados 197494 y 197300, respectivamente.

   El 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 24304, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro de la marca WAPSA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La sociedad MAC S.A., dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008.

   El 27 de noviembre de 2009, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 60795, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008.

   El 28 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución 22015, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008.

   El 16 de abril de 2010, MAC S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 24304 de 16 de julio de 2008, 60795 de 27 de noviembre de 2009 y 22015 de 28 de abril de 2010.

   El 9 de marzo de 2012, la sociedad Robert Bosch Ltda. dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

   El 9 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

   El 21 de marzo de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió providencia a través de la cual suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   1. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

      La sociedad MAC S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Alega que “(…) se ha violado la normativa comunitaria habida consideración de que la marca cuyo registro se concedió no cumple con los requisitos obligatorios exigidos por las normas andinas, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica”.

      - Manifiesta que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con varios requisitos, entre ellos la distintividad”.

      - Afirma que “(…) existe una evidente similitud entre la marca WAPSA (mixta) y la previamente registrada CAPSA (denominativa y mixta), lo que conlleva a la conclusión de que el signo cuyo registro se impugna carece de la suficiente distintividad para identificar los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza”.

      - Menciona que la Superintendencia de Industria y Comercio ha transgredido la norma comunitaria en la medida en que no tuvo en cuenta la similitud entre las marcas mencionadas que distinguen los mismos productos.

      - Sostiene que existe semejanza tanto en el aspecto gráfico y fonético lo que podría generar confusión en la mente del público consumidor.

      - Enuncia que: “(…) la letra “W” es utilizada algunas veces como “U” y otras como “V” y que al momento de hacer la comparación entre WAPSA y CAPSA (denominativa y mixta) se observaba la identidad fonética que no permite la coexistencia de las marcas en el mercado”.

      - Señala que: “(…) las marcas se diferencian únicamente en una letra y que como carecen de contenido conceptual, el consumidor no puede hacer ningún tipo de asociación que le permita diferenciarlas, lo que hace que la posibilidad de confusión sea evidente”.

      - Afirma que: “(…) la actividad principal de CAPSA es la comercialización de acumuladores de energía eléctrica (baterías), actividad que está directamente relacionada con los productos para los cuales se solicitó la marca WAPSA”.

      - Menciona que: “(…) el uso del nombre comercial CAPSA se ha presentado de forma ininterrumpida en Perú, país miembro de la CAN, por lo que resulta importante traer a colación los parámetros del Tribunal de Justicia de la CAN para la protección del nombre comercial”.

   2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio).

      El apoderado de la SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma que “(…) con la concesión del registro de la marca WAPSA (mixta) no se habría violado la Decisión 486, toda vez que luego de realizar un detenido análisis de los signos en conflicto se arribó a la conclusión que no eran capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes”.

      - Resalta la importancia que tiene la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referente a la importancia y finalidad del examen de registrabilidad que se le practica a un signo distintivo que se pretende registrar.

      - Alega que contrario a lo afirmado por la sociedad actora la marca WAPSA (mixta) contiene sílabas diferentes a la ya registrada CAPSA, las cuales le otorgan distintividad en su pronunciación y por ende no se puede decir que haya posibilidad de confusión en el público consumidor.

      - Comenta que fue tal el análisis efectuado que para expedir las decisiones acusadas que la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que entre los signos mixtos WAPSA para identificar productos de la Clase 9, y la marca CAPSA que identifican productos de la misma clase internacional, a pesar de la presencia de semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

      - Asegura que: “(…) en virtud de la no presencia del primer...