PROCESO 251-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 251-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República de Perú.

Marca: ARIESTEFAN (denominativa).

Demandante: PAPELERA DEL PACÍFICO S.A.

Proceso interno: 4834-2012-0-1801-JR-CA-06.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El 13 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República de Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 4834-2012-0-1801-JR-CA-06.

El auto de 24 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: PAPELERA EL PACÍFICO S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad MIRAFERBI S.A.C.

Hechos.

* El 11 de enero del 2010, la sociedad MIRAFERBI S.A.C., solicitó el registro como marca del signo "ARIESTEFAN" (denominativo), para distinguir forros para cuadernos y libros, fólder de PVC; portapapeles de PVC y reglas, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El extracto fue publicado en el Diario Oficial "El Peruano".

* El 12 de marzo de 2010, la sociedad PAPELERA EL PACÍFICO S.A., formuló oposición al registro del signo solicitado señalando ser titular de las marcas ARIESS y logotipo (Certificado 73367) y ARIESS y logotipo (Certificado 110150), que distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución 2541-2010/CSD-INDECOPI, de 1 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió declarar infundada la oposición formulada por PAPELERA EL PACÍFICO S.A., e inscribir el signo "ARIESTEFAN" (denominativo).

* El 30 de diciembre de 2010, PAPELERA EL PACÍFICO S.A. interpuso recurso de apelación.

* Por Resolución 598-2012/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución impugnada.

* El 20 de julio de 2012, PAPELERA EL PACÍFICO S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa.

* El 27 de agosto de 2012, el INDECOPI dio contestación a la demanda.

* Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Ocho de 18 de noviembre del 2013 el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada demanda contenciosa administrativa.

* El 2 de diciembre de 2013, PAPELERA EL PACÍFICO S.A. interpuso recurso de apelación.

* La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por proveído de 3 de junio de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin realizar la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda.

La sociedad PAPELERA EL PACÍFICO S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Que la resolución impugnada adolece de motivación insuficiente, por cuanto no explica de forma contundente la supuesta distintividad de la denominación "ARIESTEFAN" (denominativa).

* La administración ha estimado de igual relevancia el elemento gráfico del signo registrado, soslayando que el elemento predominante es la denominación ARIESS.

* A pesar que en el análisis comparativo de las marcas registradas y el signo solicitado a registro, se habría determinado que ambos comparten la palabra inicial "ARIES", la administración ha omitido el hecho que dicha denominación identifica prácticamente a las marcas base de la oposición y que a su vez es este término el que le otorga distintividad a sus marcas. El hecho que el signo solicitado reproduzca y calque íntegramente el elemento denominativo de sus marcas genera riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que en el comercio las personas no consideran los elementos gráficos para conocer o divulgar una marca.

* Que es imposible que la terminación TEFAN y los elementos gráficos del signo solicitado le otorguen distintividad entre los signos comparados. Siendo también imposible, que el público consumidor distinga a sus marcas ARIESS, del signo ARIESTEFAN, por cuanto en el aspecto fonético mantienen idéntica secuencia inicial.

* Que al tratarse de signos de fantasía, cabe la posibilidad de que la existencia de otra marca que contenga parte de ella, o su totalidad, sea vista como la misma marca, o como una nueva línea de sus productos, o asociada directa o indirectamente a ella, o que mantienen algún tipo de vinculación empresarial.

* Su marca ARIESS es una marca de fantasía.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

* Las semejanzas que señala la demandante, no hace confundibles a los signos comparados, a tal grado que puedan eventualmente impedir que los signos coexistan en el mercado. Por el contrario, las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos en su conjunto, determinan que los mismos no sean confundibles.

* No obstante compartir las marcas ARIESTEFAN y ARIESS, un término en común "ARIES" y existir identidad entre algunos de los productos que distinguen, ambas poseen elementos adicionales que determinan una impresión gráfica y fonética en conjunto distinta, lo que no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar riesgo de confusión en los consumidores.

* Que la empresa demandante pretende desmembrar el signo materia de la solicitud a efectos de resaltar el término común ARIES, lo que resulta ser contrario a las normas de Propiedad Industrial. Por lo tanto no existe ningún riego de confusión entre los signos confrontados, toda vez que el consumidor podrá diferenciar los signos y no vincular los productos distinguidos por las marcas confrontadas a un mismo origen empresarial.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado MIRAFERBI S.A.C.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, que declaró infundada la demanda, se fundamentó en que:

* Si bien existe vinculación entre los productos que están destinados a distinguir los signos "ARIESS" y "ARIESTEFAN", dadas las diferencias...