PROCESO 250-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 250-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Marca “GOOD - GOOD” (denominativa). Expediente Interno: 01193-2011-0-1801-JR-CA-06

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.[1]

VISTOS:

El Oficio 1193-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ del 13 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01193-2011-0-1801-JR-CA-06.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza (Perú)

      Partes contrarias: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   2. Hechos:

   1. El 24 de abril del 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza de Perú solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD – GOOD para distinguir utensilios y recipientes para el hogar, casa y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, peines, esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); envases y recipientes de material plástico, recipientes para mezclas; material de limpieza; porcelana y loza, no comprendidos en otras clases, de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 24 de julio del 2009, Distribución y Servicio D&S S.A. de Chile formuló oposición al registro solicitado sobre la base de su marca registrada BGOOD (denominativa), inscrita con Certificado 145920, que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.

   3. El 5 de agosto del 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza absolvió el traslado de la oposición y limitó los productos a distinguir a recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, envases y recipientes de material plástico, y recipientes para mezclas de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Mediante proveído del 6 de agosto del 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI aceptó la limitación de productos efectuada por Enrique Rosendo Bardales Mendoza.

   5. Mediante Resolución 71-2010/CSD-INDECOPI del 11 de enero del 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Distribución y Servicio D&S S.A. y denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER & BETTER (denominativa), registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados y presentan similitudes conceptuales entre ellos.

   6. El 19 de enero del 2010, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación.

   7. Mediante Resolución 3003-2010/TPI-INDECOPI del 29 de diciembre del 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 71-2010/CSD-INDECOPI del 11 de enero del 2010, que denegó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD - GOOD, solicitado por Enrique Rosendo Bardales Mendoza, al determinar que, aun cuando existan diferencias fonéticas y gráficas entre el signo solicitado y la marca registrada BETTER & BETTER (denominativa), dada la semejanza conceptual y el hecho de que distinguen productos semejantes, la coexistencia en el mercado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   8. El 7 de marzo del 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 3003-2010/TPI-INDECOPI del 29 de diciembre del 2010 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual.

   9. El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú dictó sentencia el 27 de marzo del 2013 mediante Resolución 9 declarando infundada la demanda.

   10. El 10 de abril del 2013, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado[2] de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante su Resolución 19 del 3 de junio del 2014, suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial, formulando la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre signos denominativos con contenido ideológico similar que distinguen productos de la misma clase, conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486?.

   3. Argumentos de la demanda:

   12. Enrique Rosendo Bardales Mendoza sustentó su demanda bajo los argumentos siguientes:

       - No existe riesgo de confusión en la semejanza conceptual entre los signos confrontados, debido a que no se ha cumplido con un elemento fundamental para determinar la confundibilidad entre los mismos: la semejanza gráfica, fonética o conceptual.

       - No existe semejanza conceptual entre los signos, pues el significado del signo GOOD – GOOD alude a la idea de ser un buen producto, mientras que el signo BETTER & BETTER se refiere a un producto de mejor calidad.

       - Los significados de las palabras que conforman los signos no es el mismo y tampoco supone el significado aprehendido por el consumidor medio, ya que si bien conoce el significado de los mismos sabe que no aluden a un mismo concepto, adicionalmente también resulta cuestionable que la Sala de Propiedad Intelectual no haya determinado que el signo BETTER & BETTER puede ser considerado como un signo de fantasía.

       - En el aspecto gráfico y fonético, ambos signos son diferentes, ya que no poseen ningún elemento en común, siendo la única similitud el hecho de estar unidos por una conjunción o palabra, lo que no determina bajo ningún punto de vista similitud alguna entre los signos confrontados.

       - En la actualidad es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE, por lo que ostenta derechos de exclusiva sobre el signo GOOD.

       - Los signos serán percibidos por el consumidor medio como dos totalmente diferentes y con orígenes empresariales distintos, no causando de esta manera riesgo de confusión alguno en el público consumidor de la Clase 21 de...