PROCESO 25-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 25-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca: INCA LAB (denominativa). Expediente Interno: 8068-2010-0-1801-JR-CA-02

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 8068-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 8068-2010-0-1801-JR-CA-12.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Intradevco Industrial S.A.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

      Andrés Ronie Costa Martínez

   2. Antecedentes:

   1. El 6 de enero de 2009, Andrés Ronie Costa Martínez solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual el registro de la marca INCA LAB (denominativa), para distinguir servicios de análisis químico, de la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Tras su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de marzo de 2009, Intradevco Industrial S.A. formuló oposición a la solicitud de registro, debido a que de otorgarse el registro podría causar confusión con sus marcas INTRALAB (denominativa), Certificado 69855, e INTRALAB (mixta), Certificado 79920, que distinguen productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, ambas marcas distinguen productos y servicios vinculados.

   3. Mediante Resolución 3365-2009/CSD-INDECOPI de 2 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

   4. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 2370-2010/TPI-INDECOPI de 13 de octubre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

   5. El 27 de diciembre de 2011, Intradevco Industrial S.A. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 2370-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 24 de marzo de 2014 declaró infundada la demanda.

   6. El 30 de mayo de 2014, Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

      - Cuáles son los criterios para realizar la comparación entre marcas denominativas e identificar el elemento dominante.

      - Qué se debe entender por la prohibición de registro de marca cuando existe riesgo de confusión o asociación; en especial, en los casos de confusión indirecta y conexión competitiva.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. Intradevco Industrial S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que los servicios que pretende distinguir la marca INCA LAB (denominativa) y los productos que diferencian sus marcas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta) son similares y, en algunos casos, complementarios; por lo que se trata de productos vinculados, susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - Asimismo, refirió que los signos en conflicto son similares en el aspecto gráfico y fonético, circunstancia que aunada a la vinculación competitiva que existe entre los productos y servicios que distinguen, puede causar confusión indirecta o riesgo de asociación en los consumidores.

   4. Argumentos de la contestación de la demanda:

   9. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Que los servicios y productos que distinguen los signos en conflicto no sólo son de diferente naturaleza, sino que persiguen distintas finalidades. En consecuencia, no resultan similares ni complementarios, e incluso emplean distintos canales de prestación y comercialización.

      - Que, si bien ambos signos contienen la partícula LAB y tienen la misma secuencia de vocales, la impresión fonética y gráfica de conjunto es distinta debido a que la partícula LAB es de uso común para referirse a laboratorio y porque las consonantes que poseen los signos dan una pronunciación diferente a los mismos, es decir, no existe identidad ni similitud entre ambos.

   10. Andrés Ronie Costa Martínez contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que resultan inconsistentes y sin fundamentos los argumentos del demandante, ya que en sede administrativa claramente se determinó que las marcas en conflictos no eran susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor, en tanto presentaban diferencias fonéticas, gráficas, y conceptuales, por lo que su marca no era susceptible de causar confusión.

   5. Sentencia de primera instancia:

   11. Mediante sentencia de 24 de marzo de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que el signo INTRALAB de Intradevco Industrial S.A. no generaba riesgo de confusión indirecta con la marca INCA LAB (denominativa), ni existía conexión competitiva entre ambas.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   12. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136[1] literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134[2] literal a) de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   14. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos.

   3. Partículas de uso común (LAB).

   4. Conexión competitiva entre las Clases 5 (productos farmacéuticos) y 42 (servicios de análisis químico) de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas farmacéuticas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   15. En el presente caso, Andrés Ronie Costa Martínez solicitó el registro de la marca INCA LAB (denominativa), para distinguir servicios de análisis químico, de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Intradevco Industrial S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas INTRALAB (denominativa) e INTRALAB (mixta), que distinguen productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       17. Este Tribunal al respecto ha señalado:

       ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[3]

       18. Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este...