PROCESO 247-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 247-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02510-2010-0-1801-JR-CA-01. Actor: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Marca mixta DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 2510-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02510-2010-0-1801-JR-CA-01.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. (Antes GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.)

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero Interesado: DISNEY ENTERPRISES INC.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., es titular de la marca mixta DONALD DUCK, constituida por dicha denominación y el diseño estilizado de un pato luciendo una camiseta, gorra y corbatín, inscrita con Certificado 87002, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. La representación gráfica es la siguiente:

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   2. El 4 de diciembre de 2006, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., solicitó el registro como marca del signo mixto constituido por la etiqueta que contiene FIGURAS DE KEKES RELLENOS, la frase DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y las denominaciones MANKEKE, MARINELA y RAYITA escritas en letras características, en la parte superior se aprecia la figura estilizada de un sol y en la parte central la figura humanizada de un pato rellenando un keke y otros elementos sin reivindicar, todo en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul, celeste, amarillo y negro, conforme al modelo, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, helados, comestibles y hielo”. A dicha solicitud se le asignó el Expediente 299166-2006 y no hubo formulación de oposición. La representación gráfica es la siguiente:

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   3. Mediante Memorándum 1200-2007/OSD-Mar, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó a la Oficina de Derechos de Autor de la misma entidad, señalar “si la solicitud de registro del Expediente No. 299166-2006 afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises Inc., ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis”.

   4. Mediante Informe 011-2007/ODA de 24 de abril de 2007, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, señaló que “respecto al personaje solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V., el mismo tiene características propias del personaje denominado ‘El Pato Donald’, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa”. No se notificó dicho informe al solicitante.

   5. Mediante proveído de 17 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, para mejor proveer, requirió al solicitante para que cumpla con presentar la autorización de DISNEY ENTERPRISES INC., empresa titular de los derechos de autor de la figura del PATO DONALD.

   6. El 4 de julio de 2007, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., presentó escrito manifestando que: i) No cuenta con autorización de DISNEY ENTERPRISES INC., toda vez que no resulta necesario al no encontrarse infringiendo derecho de autor alguno; está solicitando el registro de la clásica figura de GANSITO de BIMBO, cuya titularidad ostenta en distintos países del mundo.

   7. Mediante proveído de 19 de julio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI señaló que el escrito presentado es un argumento de defensa, pero no se ha anexado la autorización requerida por la Autoridad Nacional.

   8. El 31 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 19062-2007/OSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado.

   9. El 26 de noviembre de 2007, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   10. El 20 de mayo de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1151-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, disponiendo anular la Resolución 19062-2007/OSD-INDECOPI, a fin de que la Oficina de Derecho de Autor del INDECOPI se pronuncie sobre si el signo solicitado afectaría los derechos de autor que DISNEY ENTERPRISES INC. ostenta sobre los personajes denominados “Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis”.

   11. El 10 de octubre de 2008, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V. modificó su denominación social a GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.

   12. Mediante Memorándum 1011-2009/DSD-Mar, la Dirección de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos) solicitó a la Dirección de Derechos de Autor (antes Oficina de Derechos de Autor), señalar “si la solicitud de registro del personaje de los Expedientes No. 299166-2006 (…) afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises Inc., ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis, ello debido a las Resoluciones No. (…) 1151-2008/TPI-INDECOPI”.

   13. Mediante Informe 012-2009/DDA de fecha 14 de abril de 2009, la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI, señaló que “respecto del personaje solicitado por Grupo Bimbo S.A.B de C.V., el mismo tiene características propias del personaje denominado ‘El Pato Donald’, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa. Con relación a los personajes Hugo, Paco, Luis y Rico Mc Pato se advierte que presentan diferencias, tales como ojos, la forma de la cabeza, así como el tamaño del pato”. No se notificó dicho informe al solicitante.

   14. El 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 8645-2009/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado.

   15. El 15 de junio de 2009, la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   16. El 04 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0023-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 8645-2009/DSD-INDECOPI, que denegó de oficio el registro solicitado.

   17. La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., interpuso demanda contencioso administrativa de nulidad contra las anteriores Resoluciones.

   18. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 03 de enero de 2014, declaró infundada la demanda.

   19. La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   20. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   21. Indica, que se vulneraron sus derechos de defensa y al debido proceso al omitir notificar tanto el Informe 011-2007/ODA y 012-2009/DDA, emitidos por la Oficina de Derechos de Autor (hoy Dirección de Derechos de Autor), los cuales se constituyeron en el móvil para expedir las resoluciones denegatorias de registro.

   22. Agrega, que la falta de notificación de los actos administrativos ha sido ampliamente desarrollada por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

   23. Adiciona, que el hecho de haber restringido sus derechos de defensa y debido proceso, impidió cotejar si los actos administrativos expedidos estaban debidamente motivados, puesto que la Oficina de Signos...