PROCESO 245-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 245-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: GOURMET BALANCE (mixta).

Demandante: Sociedad UNILEVER N.V.

Proceso interno 2010-00076.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El 11 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00076.

El auto de 24 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad UNILEVER N.V.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Sociedad GRASAS S.A.

Hechos.

* El 22 de diciembre de 2005, la sociedad GRASAS S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo "GOURMET BALANCE" (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Como productos se señalaron: "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".

* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 561 de 28 de febrero de 2006.

* El 10 de abril de 2006, UNILEVER N.V. presentó oposición sobre la base de su marca registrada "BECEL" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Mediante Resolución 14680 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca "GOURMET BALANCE" (mixta) solicitada por la sociedad GRASAS S.A.

* El 30 de abril de 2009, UNILEVER N.V. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

* El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 25269 de 22 de mayo de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución 14680.

* El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución 43817 de 31 de agosto de 2009, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 14680.

* La sociedad UNILEVER N.V. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones.

* La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda.

La sociedad UNILEVER N.V., presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

* La Superintendencia de Industria y Comercio realizó una errada interpretación de la Decisión 486, que afectó el derecho de exclusividad que tiene la demandante sobre la marca notoria "BECEL" (mixta) para la misma clase, pues el signo registrado resulta similarmente confundible con ésta.

* Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues al analizar el signo "GOURMET BALANCE" (mixto), no tuvo en cuenta, que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en dicha norma, se encuentran presentes en la solicitud de la marca registrada; constituyendo éstos: (i) Signos idénticos o que se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero; y (ii) Para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda cuasar un riesgo de confusión o asociación.

* Señaló además, la existencia de una violación al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, pues no se aplicaron los alcances de la norma al caso en controversia, omitiéndose la protección de la marca notoria "BECEL" (mixta) de titularidad de la accionante.

* Violación del artículo 6 BIS del Convenio de París en concordancia con el Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC. El agravio recae, en haberse ignorado el carácter de notoriedad de la marca "BECEL" (mixta) en el mercado Brasileño para distinguir productos de la Clase 29 e inscribir un signo similarmente confundible con la marca ya registrada.

* Finalmente, existiría una violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 134 de la Decisión, pues la marca "GOURMET BALANCE" (mixta) no cumplía con el requisito de distintividad al ser ésta confundible con la marca registrada "BECEL" (mixta), y por lo tanto, la coexistencia de estas marcas crearía un riesgo de confusión en el público consumidor.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* No se ha vulnerado la normativa comunitaria, debido a que el signo "GOURMET BALANCE" (mixto), no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 de la Decisión 486 al no existir semejanza ni identidad entre los signos comparados.

* Del estudio de registrabilidad de los signos mixtos, se determinó que el elemento predominante de los mismos, constituía el elemento denominativo, siendo que los componentes visuales de ambos signos resultaban accesorios al componente verbal, lo que permitió concluir que el consumidor al momento de adquirir el producto se guiaría principalmente por las palabras.

* No se presentó la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 y el referido artículo 6 BIS del Convenio de París, al no existir posibilidad de crear riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del titular de la marca o signo notorio y dilución o pérdida del valor comercial de la marca o signo notorio. Agregó, que las pruebas aportadas en sede administrativa, no acreditaron la notoriedad en los países de la Comunidad Andina, ni en Colombia específicamente; siendo que los registros de algunos de los países de la región no son suficientes para acreditar el impacto de "BECEL" (mixto) en el mercado andino.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El Tercero interesado, sociedad GRASAS S.A., contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

* No existió violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues el signo mixto "GOURMET BALANCE" no guarda semejanza y mucho menos identidad con el signo mixto "BECEL", de tal forma que no existe riesgo alguno de confusión o asociación por parte de los consumidores.

* Tampoco existió violación al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que, la marca mixta "BECEL" no constituye una marca notoria.

* No existió una violación del literal b) del artículo 135 en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486, pues en el presente caso el signo mixto "GOURMET BALANCE" es distintivo.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

* Que, el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

* Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

* La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación.

Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

* Clases de signos. Comparación entre signos mixtos.

* Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos en el mercado.

* Marcas notorias extracomunitarias.

* ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

* Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GOURMET BALANCE (mixto) solicitado por la sociedad GRASAS S.A. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición BECEL (mixta) registrada a favor de la UNILEVER N.V.

* Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros...