PROCESO 244-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 244-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Marca: BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo.

Demandante: Sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA.

Proceso interno: 06108-2011-0-1801-JR-CA-11.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 10 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 06108-2011-0-1801-JR-CA-11.

El auto de 12 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú.

   Tercero interesado: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

   Hechos.

   1. El 9 de abril de 2010, BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, solicitó el registro como marca del signo BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA y logotipo (reivindicó los colores) para distinguir servicios financieros y bursátiles de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La solicitud fue publicada en el diario oficial “El Peruano” a la que no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución 18308-2010/DSD-INDECOPI de 29 de noviembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, sobre la base de la marca BMV (denominativa) de titularidad de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. registrada para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 21 de diciembre de 2010, BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA formuló recurso de apelación contra lo resuelto mediante Resolución 18308-2010/DSD-INDECOPI.

   5. Mediante Resolución 1728-2011/TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación formulado, y confirmó lo resuelto mediante Resolución 18308-2010/DSD-INDECOPI.

   6. Con fecha 16 de noviembre de 2011, BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, interpuso demanda contenciosa administrativa, peticionando la nulidad de la Resolución 1728-2011/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante sentencia dictada el 20 de enero de 2014, la Primera Instancia Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima (Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo), declaró infundada la demandada.

   8. La sociedad BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA presentó recurso de apelación.

   9. Mediante Resolución número tres de 8 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima – Subespecialidad en Temas de Mercado, suspendió el trámite del proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   10. Las marcas poseen suficientes elementos que las diferencian y que, por lo tanto, permiten su coexistencia en el mercado.

   11. Expone que los términos utilizados en la conformación de las marcas en controversias difieren total y completamente.

   12. El signo solicitado presenta elementos gráficos, cromáticos y figurativos que lo distinguen suficientemente respecto de la marca registrada. Señala, asimismo, que la marca solicitada tiene una composición mixta, siendo que cuenta con elementos figurativos adicionales a la denominación “BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA”, tales como la grafía especial de sus términos y el color blanco que acompaña a las mismas.

   13. Por otro lado, la pronunciación de las marcas en controversia será completamente distinta pues no solo difieren en su extensión sino en la posición de las letras, así como en la presencia de vocales que intensifica aún más las diferencias ya existentes.

   14. Concluye la empresa que el signo solicitado no genera riesgo de confusión en los consumidores, y que dicho signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   15. Los signos en controversia son confundibles, pues al analizar los elementos relevantes de los signos “BNB” y “BMV” se aprecia que presentan similitud fonética, dado que tienen una pronunciación y entonación muy similar, hecho que impide su coexistencia en el mercado. Agregó, que las diferencias a nivel gráfico o denominativo no son capaces de diferenciar los signos confrontados.

   16. En el signo solicitado sólo la denominación “BNB” es relevante debido a que aparece en un tamaño mucho mayor al de los otros términos que conforman el signo, siendo dicho elemento el que determina la impresión en conjunto del signo solicitado.

   17. Precisa que la apreciación en conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de la oficina nacional de valorar el elemento de mayor relevancia al interior de la unidad marcaria.

   18. Siendo ello así, dado que existe una vinculación entre los servicios que distinguen los signos confrontados y estando a la similitud fonética que existe entre éstos, no es posible la coexistencia de la marca registrada con el signo solicitado.

       Argumentos del tercero interesado.

   19. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. de C.V.

       Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

       El acto procesal que resolvió el petitorio postulado, declarando infundado el mismo, se sustentó en los siguientes fundamentos:

   20. Si bien es cierto, que es un criterio general la apreciación en conjunto de los signos, también lo es que, tratándose de signos mixtos (sic) hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante (gráfico o denominativo) que determina la dimensión característica del signo y así establecer la impresión en su conjunto del signo.

   21. En el caso en concreto, se aprecia que la dimensión característica del signo es dada por el elemento denominativo, apreciándose que el color de fondo con figura cuadrangular, la grafía especial y colores de las letras son ornamentales y carecen de originalidad y notoriedad tal que los revistan de fuerza distintiva, no resultando importantes a efectos de informar el origen empresarial de los servicios al consumidor.

   22. Dentro del signo solicitado la denominación BNB es la de mayor fuerza distintiva y, por tanto, dominante y susceptible de permanecer en la mente del consumidor, siendo el elemento que determina la impresión de conjunto del signo.

   23. Advierte que las denominaciones BNB y BMV, tienen pronunciación muy semejante, debido a que comparten la misma letra inicial (B), las letras “N” y “M” se pronuncian muy parecido, las letras finales de cada signo (“B” y “V”) pueden ser pronunciados idénticamente; resultando de ello, en consecuencia, una impresión fonética muy similar.

   24. Respecto a los servicios distinguidos por los signos en cuestión, se advierte que existe una relación de identidad, pues el signo solicitado pretende distinguir servicios financieros y bursátiles, mientras que el signo registrado distinguen servicios financieros y algunos servicios bursátiles, hecho que no ha sido cuestionado por la demandante.

   25. En consecuencia, se determina la existencia de un riesgo de confusión o de asociación.

       Argumentos del recurso de apelación.

       BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, en el que:

   26. Se expone como un hecho nuevo, que el 24 de mayo de 2013, el Banco de Bolivia S.A., empresa accionista mayoritaria y empresa matriz de la demandante, solicitó la cancelación del registro de la marca de servicio constituida por la denominación BMV inscrita a favor de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por falta de uso de dicha marca.

   27. Señalo además, que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró como fundada la acción de cancelación postulada y, en consecuencia, canceló el registro de la marca “BMV”.

   28. Siendo ello así, precisó que no existía riesgo de confusión alguno en la litis trabada.

       Argumentos de la contestación del recurso de apelación.

   29. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   30. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes...