PROCESO 243-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 243-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor: Laboratorios Induquímica S.A. Marca: “OTC EXPRESS” (denominativa). Expediente Interno: 3033-2013-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 3033-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 25 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3033-2013-0-1801-JR-CA-14.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Laboratorios Induquímica S.A.

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

   2. Antecedentes:

   1. El 28 de septiembre de 2009, Laboratorios Induquímica S.A. solicitó el registro de la marca OTC EXPRESS (denominativa) en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. Reckitt & Colman (Overseas) Limited formuló oposición al registro, ya que es titular en Colombia de la marca EXPRESS (Certificado 248681) que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 1872-2010/CSD-INDECOPI de 25 de agosto de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Reckitt & Colman (Overseas) Limited y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

   4. El 15 de septiembre de 2010, Laboratorios Induquímica S.A. interpuso recurso de apelación señalando que el signo solicitado OTC EXPRESS (denominativo) no resulta confundible con las marcas registradas EXPRESS (Certificado 248681) y EXPRESS (mixta) (Certificado 401013), dadas las diferencias existentes entre sí.

   5. Mediante Resolución 152-2013/TPI-INDECOPI de 16 de enero de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi denegó el registro por tratarse de un signo descriptivo.

   6. Laboratorios Induquímica S.A. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 152-2013/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   8. Laboratorios Induquímica S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

   1. Si puede ser objeto de registro de marca, signos que incorporen junto a la expresión descriptiva o genérica, elementos de fantasía, que otorguen distintividad suficiente al conjunto.

   2. Cuándo y cómo un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo; asimismo, qué aspectos o elementos se debe tener en cuenta para considerarlo así.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Laboratorios Induquímica S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El término OTC no resulta descriptivo en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que no informa de manera directa característica alguna de los productos en cuestión. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que los medios probatorios adjuntados por la opositora se refieren a la denominación OVER THE COUNTER DRUGS, la cual no es materia de análisis en el presente caso.

       – En la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registrados a favor de distintos titulares, signos que incluyen en su conformación la denominación EXPRESS, tales como: OPTI-FREE EXPRESS (marca de producto, Certificado 41243), PHARMA EXPRESS E.I.R.L. y figura (nombre comercial, Certificado 3443) y SAE S.A. PHARMACEUTICAL COMPANY SOUTH AMERICAN...