PROCESO 243-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 243-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 225, 226 y 228 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada, por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04165-2010-0-1801-JR-CA-15.

Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.R.L. Marca mixta: ACLICLAS.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 4165-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.R.L.

   Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   ADIDAS AG (antes ADIDAS – SALOMÓN AG).

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, de los narrados en la demanda y otros de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. Representaciones HEROV S.R.L., solicitó el 31 de mayo de 2006, el registro conformado por el signo mixto ACLICLAS y logotipo, con la denominación ACLICLAS escrita en letras características y debajo la representación estilizada de siete estrellas en colores negro, blanco, rojo y celeste; para amparar relojería e instrumentos cronométricos, joyería, bisutería, piedras preciosas de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El 10 de agosto de 2006, ADIDAS – SALOMÓN A.G., formuló oposición al registro del signo solicitado para registro sobre la base de:

      Ser titular de las siguientes marcas: mixtas ADIDAS, inscritas en Perú bajo los siguientes certificados: 102380 (clase 14), 11617 (clase 25), 93223 (clase 25), 100907 (clase 25); mixta ADIDAS EQUIPMENT, inscrita en Perú bajo el certificado Nº 100910 (clase 25); y marca figurativa, inscrita en Perú bajo el certificado Nº 42193 (clase 25).

   3. El 12 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 665-2008/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado.

   4. El 2 de diciembre de 2008, Representaciones HEROV S.R.L., presento recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo.

   5. El 16 de septiembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución Nº 2379-2009/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 665-2008/CSD-INDECOPI.

   6. Representaciones HEROV S.R.L. el 24 de mayo de 2013, interpuso demanda contenciosa administrativa a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones mencionadas anteriormente.

   7. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nº doce, de 14 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda.

   8. Representaciones HEROV S.R.L., el 6 de octubre de 2009 presentó recurso apelación contra la anterior sentencia; se subsanaron las deficiencias del recurso el 27 de noviembre de 2009.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Resolución Nº dos, de 20 de junio de 2014, decidió solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que la marca ACLICLAS no es confundible pues es totalmente distinta a ADIDAS, por cuanto ésta tiene un logotipo con tres franjas y la solicitada a registro tiene siete estrellas.

   11. Señala, que no es lógico considerar que las letras CL sean iguales a la letra D.

   12. Señala, que los productos que protege la marca ACLICLAS son de naturaleza distinta, con una finalidad diferente, y son elaborados con materiales diversos a los que ampara la marca opositora.

   13. Señala, que es subjetivo asegurar que el público pueda confundir los signos en conflicto.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       – Por parte del INDECOPI

       El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   14. Argumenta, que los signos en conflicto generan riesgo de confusión, pues el impacto visual en conjunto es extremadamente similar.

   15. Indica, que las marcas en conflicto presentan un grado de semejanza que induce a error al consumidor.

   16. Afirma, que los criterios que se tuvieron en cuenta para establecer el riesgo de confusión fueron (trascripción fl. 75):

       (…)

       a. La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

       b. El grado de percepción del consumidor medio;

       c. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

       d. El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

       e. Si el signo es parte de una familia de marcas

       .

   17. Agrega, que tratándose de signos denominativos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, (transcripción fl.76):

       (…)

       a. La semejanza gráfico-fonética;

       b. La semejanza conceptual; y,

       c. Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva

       .

   18. Agrega, que cuando se trata de signos mixtos, los criterios que tienen en cuenta son:

       (…)

       a. La denominación que acompaña al elemento figurativo;

       b. La semejanza conceptual; y,

       c. La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo

       .

   19. Por último, señalan que se denegó la solicitud para proteger la marca notoria ya registrada. Se pretende un aprovechamiento del prestigio ajeno.

       Por parte de la sociedad ADIDAS A.G.

   20. Argumenta, que los actos administrativos cuestionados por nulidad son legales y cumplieron la normativa respectiva.

   21. Considera que la naturaleza y la finalidad de los productos que amparan los signos en conflicto son similares.

       3. Sentencia de primera instancia.

   22. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Doce de 14 de mayo de 2013, declaró infundada en todos los extremos la demanda contencioso administrativa interpuesta por Representaciones HEROV S.R.L., contra la Resolución Nº 2379-2009/TPI-INDECOPI y Resolución Nº 665-2008/CSC-INDECOPI; y se fundamentó en que fueron emitidas de acuerdo con las normas sobre la materia.

   23. Se afirma que la marca ADIDAS fue declarada notoria, que entre los signos en conflicto existe riesgo de confusión y que los productos de las clases 14 y 25 poseen conexión competitiva.

       4. Recurso de apelación.

       Representaciones HEROV S.R.L., sostuvo lo siguiente:

   24. Señala, que la sentencia apelada “contiene vicios procesales y afectación al principio de valoración razonada y conjunta de los medios probatorios”.

   25. Indica que no se interpretaron bien las disposiciones de Propiedad Industrial.

   26. Considera, que no existe nexo causal entre los signos en conflicto.

   27. Igualmente sostiene que no existe impacto visual de semejanza entre los signos en conflicto.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   28. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución Nº dos, del 20 de junio de 2014, solicitó la interpretación prejudicial de los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y pidió pronunciarse de la siguiente manera:

       1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

       2. Cómo debe analizarse e interpretarse el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria y la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, respecto a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios de distinta clase, conforme al inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486

       .

   29. Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   30. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente...