PROCESO 242-IP-2015

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2579
• Número de registro: 242-IP-2015
• Fecha de publicación: 04 Septiembre 2015
• Sección: Procesos
• Año: 2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 242-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b) de la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’. Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de agosto de 2015, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

VISTOS:

El oficio recibido vía correo electrónico el 22 de mayo de 2015, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver la controversia relativa al procedimiento de registro dentro del trámite 334, radicación 15-114096-0-0.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

I. Antecedentes

1. Partes en el proceso interno:

Solicitante: Diageo Brands B.V.

Oficina Nacional Competente: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 27 de febrero de 2015, Diageo Brands B.V. presentó la solicitud de registro de la marca táctil TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR” para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos yServicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 9 de marzo de 2015 se publicó el extracto de la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 721, incluyendo una etiqueta gráfica (similar a la de una marca figurativa) como representación de la marca solicitada.

3. Debido a los pocos precedentes sobre marcas táctiles presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Signos Distintivos decide elevar una solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Descripción de la marca:

4. El solicitante aportó la siguiente descripción de la marca:

• “Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños”.

• En consecuencia, la marca táctil solicitada consiste en la textura de la botella en la que se envasa una bebida alcohólica, razón por la que en la solicitud seleccionaron la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Preguntas formuladas para la interpretación prejudicial:

5. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de:

• ¿De acuerdo con la definición de marca establecida en el artículo 134 debe entenderse que la lista de posibles signos contemplada en los literales a) al g) es taxativa o debe entenderse que es enunciativa y puede constituir marca cualquier otro signo o identificador en tanto y en cuanto cumpla con sus requisitos de representación gráfica y distintividad?

• ¿Se puede registrar una textura específica como una marca táctil?

En el caso de que la respuesta a los primeros interrogantes sea afirmativa entonces:

• ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?

• ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el fin de que los terceros interesados obtengan una idea clara y precisa del signo que se solicita a registro, eventualmente se registre y en consecuencia los consumidores se aproximen a la marca?

• ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el solicitante para describir la marca o cumplir el requisito de la representación gráfica?, ¿Puede hacerse de forma textual?, ¿Existen otros mecanismos de descripción o de cumplimiento de los requisitos de la representación gráfica?

• ¿La presentación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente la selección de un material específico en su descripción, como por ejemplo vidrio, plástico o cartón?

• ¿La representación gráfica de una marca táctil implica o requiere necesariamente una representación pictórica acompañada de una descripción clara, precisa e inequívoca de ese material?

• ¿Si el análisis de distintividad está absolutamente ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, cómo se analiza el literal b) del artículo 135?

• ¿Cómo se estudia la distintividad de las marcas táctiles en relación con las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas?

• ¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?

• En caso de una marca táctil cuya forma sea usual o común al producto, pero que la textura que la compone no sea la propia de los productos sino que es arbitraria o de fantasía, como por ejemplo la textura de la piel de una fruta aplicada a una botella, ¿ésta podría ser registrada como marca? En este caso, ¿la distintividad estaría dictada por la función o se analiza la distintividad de la textura independientemente de la función del producto?

II. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

6. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 135 literal b) de la misma normativa¹.

III. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. La marca táctil o de textura. Los requisitos de registrabilidad. El requisito de susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de distintividad.

3. La forma de publicación de una marca táctil o de textura.

4. La textura de uso común.

5. La textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto.

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. LEGITIMIDAD ACTIVA DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

7. Tomando en consideración que es la primera vez...