PROCESO 241-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 241-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: Pinkas Flint Blanck. Tercero interesado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “INSTITUTO DE ALTA GERENCIA” (mixta). Expediente Interno: 01845-2010-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1845-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01845-2010-0-1801-JR-CA-04.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes

   Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Parte contraria: PINKAS FLINT BLANCK

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 9 de enero de 2009, Pinkas Flint Blanck de Perú, solicitó el registro de la marca INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta) escrita en letras características, en cuya parte superior se aprecia una figura ovalada entrecortada por diversas líneas curvas, el cual contiene las letras I, A, G escritas en forma característica, todo en color plomo y negro; conforme al modelo, para distinguir servicios de educación de la Clase 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicado el extracto de la solicitud de registro en el diario oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones.

   3. Mediante Resolución 10407-2009/DSD-INDECOPI de 18 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, denegó de oficio el registro del signo solicitado, sobre la base del registro de la marca INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 51224 a favor de Jorge Augusto Lam Chifu, que distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 3 de julio de 2009, Pinkas Flint Blanck interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

   5. Por Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 10407-2009/DSD-INDECOPI de 18 de junio de 2009, que denegó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta); conforme al modelo, que fuera solicitado por Pinkas Flint Blanck, para distinguir servicios de educación de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. El 12 de marzo de 2010, Pinkas Flint Blanck, presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009.

   7. El 16 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

   8. El 28 de octubre de 2013, mediante Sentencia – Resolución 11 – el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda interpuesta por Pinkas Flint Blanck, en consecuencia nula la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 y ordenó a la entidad demandada emitir nueva resolución otorgando el registro de la marca solicitada a favor de la demandante.

   9. El 25 de noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 28 de octubre de 2013.

   10. Mediante providencia de 13 de junio de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (antes Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado), decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

       - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan servicios de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

       - Cómo debe analizase la facultad de análisis de registrabilidad ejercida por la autoridad administrativa en los casos en que ningún interesado presenta oposición al registro de marca en el marco del artículo 150 de la Decisión 486.

       a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   11. Pinkas Flint Blanck, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - El examen comparativo de los signos en conflicto realizado por la autoridad administrativa se ha limitado a apreciar sólo uno de los elementos que conforman las marcas confrontadas, violando de esta manera la norma que establece que si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión o error al consumidor, se deberá tomar en cuenta la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto.

       - La sola presencia de los términos IAG e IAGS no es suficiente para que los consumidores les atribuyan un origen empresarial común a los servicios que distinguen las marcas en conflicto, ya que ambas cuentan con muchos elementos adicionales que les otorgan suficiente fuerza distintiva. Habiéndose priorizado en el examen comparativo las pequeñas diferencias, minimizándose las abundantes diferencias existentes entre las marcas en conflicto.

       - Que en efecto, las marcas en conflicto se diferencian en primer lugar por sus denominaciones: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS, en el caso de la marca registrada e INSTITUTO DE ALTA GERENCIA, en caso de la marca solicitada. Asimismo las marcas difieren por los logos que acompañan a las denominaciones indicadas. De lo que se puede concluir que las marcas en conflicto son diferentes gráfica y fonéticamente, asimismo desde el punto conceptual o ideológico, también es muy clara la diferencia entre los signos, apreciándose que en el caso de la marca registrada se trata de servicios relacionados con la educación de gastronomía, mientras que en el caso de la marca solicitada se trata de servicios de educación en gerencia.

       - En cuanto al grado de percepción del consumidor medio, en ambos casos las marcas están destinadas a distinguir servicios de educación, por lo que es de presumir que el consumidor que aprecie estas marcas será un consumidor debidamente informado, que analizará cuidadosamente las ofertas del mercado antes de adoptar una decisión de consumo y difícilmente podrá confundirse o asociar los servicios de educación en gastronomía que distingue la marca registrada con los servicios de educación en alta gerencia que distingue la marca solicitada.

       - Finalmente, la marca solicitada estuvo antes registrada, a favor del Instituto de Alta Gerencia, entidad de la cual es titular y representante legal, según se puede constatar del Certificado 3034 (vigente hasta el 23 de noviembre de 2004); tratándose de una marca que ya es conocida en el mercado de servicios de educación en alta gerencia, por lo que su nueva inscripción como marca de servicio no causará ninguna confusión ni asociación con otras marcas o empresas.

       b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.

   12. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Que la denegatoria del registro del signo INSTITUTO DE ALTA GERENCIA y logotipo (mixta), ha sido emitida respetando todos los parámetros de registrabilidad que la norma exige y se basó en la confusión indirecta que éste podría suscitar respecto de la marca registrada INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo (mixta), la cual distingue los mismos servicios: servicios de educación.

       - Que el supuesto de confusión denominado “confusión indirecta” no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada. La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos, perjudicando así su decisión de consumo a partir de otorgarle a la marca adquirida un origen empresarial que no es el que espera. En el presente caso, si bien a nivel gráfico y fonético los signos confrontados son distintos, la coincidencia en el término “IAG” resulta ser determinante para que se vea configurado el supuesto de confusión indirecta, razón por la cual se cauteló e...