PROCESO 240-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 240-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: CENCOSUD S.A. Marca: “SANTA ISABEL” (mixta). Expediente Interno: 2009-00193-00.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 1536 de 21 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00193-00.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: CENCOSUD S.A.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

      República de Colombia.

      Tercero interesado: C.I. ARCO IRIS

   2. Antecedentes:

   1. El 12 de julio de 2007, CENCOSUD S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SANTA ISABEL (mixta) en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 579 de 31 de agosto de 2007 y, dentro del término oportuno, fue objetada por Pedro Domecq Colombia S.A. sobre la base de las marcas registradas ISABELLA (denominativa y mixta) de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, CONSERVAS GARAVILLA S.A. presentó oposición sobre la base de la marca registrada ISABEL (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 33022 de 29 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas por cuanto consideró que entre el signo solicitado SANTA ISABEL (mixto) y las marcas opositoras ISABELLA (denominativa y mixta) de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada ISABEL (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión; y, denegó de oficio el registro por considerar al signo solicitado similarmente confundible con la marca previamente registrada HACIENDA SANTA ISABEL (denominativa) registrada a nombre de C.I. ARCO S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. CENCOSUD S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 039931 de 22 de octubre de 2008 y 45760 de 13 de noviembre de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido mediante la Resolución 33022 de 29 de agosto de 2008.

   5. CENCOSUD S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones antes citadas.

   6. El Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. CENCOSUD S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      – El hecho que la palabra “hacienda” sea usual en marcas de productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no significa que dicha palabra deba ser considerada dentro del análisis de los signos, ni que no le reporte a la marca HACIENDA SANTA ISABEL (denominativa) un contenido ideológico que funciona como importante factor de diferenciación al ser cotejada con la marca SANTA ISABEL (mixta).

      – Manifestó que las marcas comparadas amparan productos de distinta clase, lo cual excluye la posibilidad de que un consumidor desprevenido tome un producto en la Clase 32, como lo es una cerveza o una bebida o sirope, bajo la convicción errada de estar adquiriendo un producto en la Clase 30 de características físicas y de presentación distintas como el arroz, azúcar, tapioca, etc.

      – No existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – Denegó de oficio el registro por considerar al signo solicitado similarmente confundible con la marca previamente registrada HACIENDA SANTA ISABEL (denominativa) registrada a nombre de C.I. ARCO S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Indicó que efectuó el examen del signo solicitado SANTA ISABEL (mixto) frente a la marca registrada HACIENDA SANTA ISABEL (denominativa), donde se determinó que entre ambas se presenta similitud gráfica y fonética, siendo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

      – Manifestó que los elementos denominativos de la marca registrada con anterioridad HACIENDA SANTA ISABEL y los de la marca cuyo registro fue denegado SANTA ISABEL, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas está conformada por dos palabras semejantes, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas idénticas, que no les permite ser fácilmente diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente, a partir de su estructura denominativa se evidencie riesgo de confundibilidad.

      – Expresó que los signos presentan similitud, por cuanto la palabra HACIENDA evoca el significado de una finca o un lugar rural, cuya denominación corresponde de manera idéntica a la marca cuyo registro se demanda, a SANTA ISABEL, por lo que se predica que el consumidor al estar al frente de la marca denegada, entenderá que ésta es una nueva línea de productos que comercializa el titular de la marca registrada con anterioridad que ya conoce, no pudiendo diferenciar conforme a la realidad cada una de las marcas, incurriendo en error.

      – Acentúo que los elementos figurativos que componen a la marca denegada SANTA ISABEL (mixta), consisten, por una parte, en una circunferencia dentro de la cual se encuentra la expresión en comento, en un estilo especial de letra, resaltada por una línea semicurva, en el cual reivindican los colores rojo y blanco. Sin embargo, este elemento figurativo no es lo suficientemente distintivo dentro del conjunto, en la medida que es simple y en él prevalece el elemento denominativo que se presenta idéntico en todos sus sentidos a la estructura denominativa de una marca existente.

      – Existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

   9. C.I. ARCO S.A. manifestó que en cuanto al signo solicitado SANTA ISABEL (mixto) y la marca registrada HACIENDA SANTA ISABEL (denominativa), sí existe riesgo de confusión, puesto que concuerda literal, fonética e ideológicamente, además de tener cierta similitud, ya que los productos así sean de diferente clase son para el consumo humano.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la misma normativa por ser pertinente[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

   3. Palabras de uso común (HACIENDA).

   4. Conexión competitiva.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   11. En el presente caso, CENCOSUD S.A. solicitó el registro de la marca SANTA ISABEL (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la División de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por considerar que era confundible con la marca previamente registrada HACIENDA SANTA ISABEL (denominativa) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   12. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación...