PROCESO 240-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 240-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: UNILEVER N. V. Marca: AXE TWIST (denominativa). Expediente Interno: 6861-2010-0-1801-JR-CA-02.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en

Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 6861-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6861-2010-0-1801-JR-CA-02.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: UNILEVER N. V.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

   2. Hechos:

   1. El 17 de abril de 2009, UNILEVER N. V. solicitó el registro de la marca de producto AXE TWIST (denominativa) para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, aguas de tocador, perfumes en sprays para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes y después de afeitar; talco de tocador; preparaciones cosméticas para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes para uso personal; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas” de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

   2. Mediante Resolución 15-2010/DSD-INDECOPI de 7 de enero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado sobre la base de la marca de producto FLOWER TWIST (denominativa) de la misma Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 21 de enero de 2010, UNILEVER N. V. interpuso recurso de apelación.

   4. Mediante Resolución 1578-2010/TPI-INDECOPI de 14 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 15-2010/DSD-INDECOPI que denegó de oficio el registro del signo solicitado.

   5. UNILEVER N. V. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1578-2010/TPI-INDECOPI.

   6. Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   7. El 13 de enero de 2014, Unilever N.V. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

      1. La coexistencia en una misma Clase de marcas denominativas que distinguen productos idénticos y similares que comparten un término de los dos que conforman los signos sujetos a comparación.

      2. Asimismo, deberá precisarse si resulta relevante que los productos y signos que los identifican son comercializados por empresas multinacionales competidoras

      .

   3. Argumentos de la demanda:

   9. La demandante UNILEVER N. V. señaló lo siguiente:

      - No hay similitud gráfica entre los signos en conflicto, ya que el signo solicitado está conformado por 8 letras e inicia con la expresión AXE, a diferencia de la marca registrada que contiene 11 letras y comienza con FLOWER.

      - Desde el punto de vista fonético, el término AXE, elemento importante en el signo solicitado, tiene una pronunciación distinta a FLOWER que pertenece a la marca registrada, incluso ambos términos provienen del idioma inglés.

      - La palabra AXE nombra a un grupo de marcas que le pertenecen a su empresa solicitante, ya que dicha expresión es muy popular en el mercado. En efecto la marca AXE identifica principalmente a desodorantes y antitranspirantes de uso personal, los mismos que son muy conocidos en el Perú, entre otras razones, por su publicidad. En ese sentido, es natural que los consumidores asocien el signo solicitado AXE TWIST con las marcas que contienen la denominación AXE.

      - El término TWIST califica a la palabra AXE, ya que dicho término significa, entre otros, torcer, retorcer, doblar, doblegar, enrollar, enroscar. Por tal razón, el término AXE constituye la denominación principal. Igual sucede en la marca registrada, toda vez que TWIST también califica a la denominación FLOWER.

      - La marca base de la denegatoria FLOWER TWIST ha coexistido con la marca TWISTER y logotipo. Por tal razón, si la autoridad considera que existe alguna posibilidad de confusión indirecta entre los signos AXE TWIST y FLOWER TWIST entonces debió denegar el registro de FLOWER TWIST cuando se solicitó, puesto que estaba vigente la marca TWISTER y logotipo.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

       - Se encuentra registrada, a favor de The Gillette Company (Estados Unidos de América), la marca de producto FLOWER TWIST (Certificado 62015), que distingue “preparaciones para afeitarse, lociones para después de afeitarse, antitranspirantes y desodorantes para uso personal, perfumería; cosméticos; preparaciones de tocador no medicadas; jabones; champúes, preparaciones para el cuidado del cabello; dentífricos; preparaciones depilatorias; aceites de baño, geles para el baño y sales para el baño; preparaciones no medicadas para la limpieza de la piel; lociones y cremas para la piel y todos los demás productos” de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - Los productos que pretende distinguir el signo solicitado, AXE TWIST, se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, FLOWER TWIST.

       - Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, se determina que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión. En efecto, la semejanza radica en el hecho de que ambos se encuentran conformados por la denominación TWIST, lo cual determina que el signo solicitado, en su conjunto, suscite la impresión de ser una variación de la marca registrada. Si bien el signo solicitado y la marca registrada están conformados por otros elementos denominativos, los mismos no los diferencia plenamente.

       - Si bien The Gillette Company (Estados Unidos de América), titular de la marca registrada, no ha formulado oposición contra la solicitud de registro, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar, de oficio, una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   11. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos: Existe identidad conceptual entre los signos confrontados al compartir la palabra TWIST, la misma que no se encuentra presente en otras marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante tiene registrados a su favor varios signos que incluyen en su conformación el término AXE, por lo que puede formar parte de una familia de marcas. Sin embargo, dicha circunstancia no desvirtúa el análisis comparativo.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   12. UNILEVER N. V. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos de la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación solicitada, ya que el presente caso versa sobre un riesgo de confusión. Por lo tanto se interpretarán, de oficio, los artículos 134[1] literal a), 136[2] literal a) y 150[3] de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   14. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos denominativos compuestos. Cuando los signos confrontados comparten un mismo término.

   3. Palabras en idioma extranjero.

   4. Familia de marcas.

   5. ¿Resulta relevante que los productos y signos que los identifican sean comercializados por empresas multinacionales competidoras?

   6. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   15. En el presente caso, UNILEVER N. V. solicitó el...