PROCESO 24-IP-2001

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2001
• Fecha de publicación: 04 Diciembre 2001
• Número de registro: 24-IP-2001
• Número de Gaceta: 739
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-2001

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. Caso: marca “DDN mixta” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5798).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 16 de noviembre de 2001

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero;

El auto de cuatro de abril del año en curso, admitiendo a trámite la referida solicitud; y,

Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes:

a) Hechos

La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM solicitó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 38 (telecomunicaciones).

En fecha 22 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución No. 8571, concedió el registro de la referida denominación. Contra ella —señala la solicitante— “no fue interpuesto recurso alguno ante las autoridades competentes, quedando debidamente ejecutoriada”.

Posteriormente, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A., demandó en acción de nulidad la referida resolución 8571.

b) Fundamentos de la demanda

La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de la identificada resolución No. 8571 del 22 de marzo de 1996, en los términos que a continuación se resumen:

La marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, otorgada por la División de Signos Distintivos, carece de la capacidad distintiva necesaria para amparar los servicios comprendidos en la clase internacional No. 38. Se refiere a la distintividad como el poder de la marca para diferenciarse de otro signo e identificar el producto o servicio en el mercado para el cual está destinada; en el presente caso, la denominación DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de “discado directo nacional”, servicio al que está destinada la marca.

La Decisión 344 en su artículo 82 establece la prohibición de registro como marca para amparar expresiones descriptivas, es decir, aquellas que definen perfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades; en consecuencia, tales expresiones carecen del carácter distintivo que, por definición, debe poseer toda marca. Así mismo, carecen de distintividad, ya que pueden ser aplicadas válidamente a muchos productos o servicios del mismo género.

En consecuencia, observa la actora, la resolución impugnada viola el artículo 82 de la Decisión 344, ya que el signo DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL es descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse, en razón de que indica directamente un dato o información primaria o esencial del servicio al que se destina la marca, es decir, el de “discado directo nacional”, circunstancia que, precisamente, la enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en la letra d) del referido artículo 82.

Y además, argumenta la recurrente, el acto que niega el registro de una marca debe, de conformidad con lo exigido en el artículo 96 de la Decisión 344, encontrarse debida y suficientemente motivado, de tal forma que refleje claramente las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a pronunciarse en uno u otro sentido; ello a los fines de proporcionar a los interesados las indicaciones necesarias para que puedan determinar si la decisión se encuentra o no fundada, y para que, si lo creyeren pertinente, puedan ejercer el derecho de defensa con pleno conocimiento de los fundamentos del acto denegatorio.

c) Fundamento de la contestación

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 95-057245, relativo a la solicitud de registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, se concluye en forma clara y precisa que:

Como Oficina Nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado, ya que, primero, se procedió a efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, concluyendo que cumplía los requisitos exigidos en las normas comunitarias, y además, como quiera que no se presentaron observaciones, procedió legal y válidamente a conceder el registro de la marca en debate.

Asimismo, considera que el signo “DDN” no constituye una designación común o usual para el servicio de discado directo nacional ya que, en primer término, las siglas no son de designación común de productos, ni tampoco de los servicios comprendidos en la clase 38; y, en segundo lugar, la sigla “DDN” ni es genérica ni conduce al consumidor a la idea inmediata de que se trata de un discado directo nacional de TELECOM.

Con base en todo lo planteado, reitera que la resolución 8571, no es nula, sino que por el contrario se ajusta a las disposiciones legales vigentes y aplicables respecto a marcas, sin violentar normas de carácter superior.

d) Argumentos presentados por el tercero interesado

Finalmente, este Tribunal se permite resumir los argumentos referidos a la contestación de la demanda expuestos por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM-, quien defiende las actuaciones de la demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, indicando:

En el año de 1996 quien detentaba el monopolio de la telefonía de larga distancia era precisamente TELECOM, y además el signo DDN está acompañado de la expresión explicativa DISCADO DIRECTO NACIONAL (las mayúsculas son del texto); es decir que si se mira el signo en su totalidad, se observa que es lo suficientemente distintivo y en consecuencia susceptible de protección por el derecho marcario.

La concesión de la marca en cuestión a favor de TELECOM se hizo antes de la apertura de la telefonía de larga distancia. No es cierta pues, la afirmación según la cual su registro afectaba a los demás competidores, porque en ese momento no existían. Por el hecho de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, no se podría levantar el registro de una marca cuando su concesión fue otorgada en forma legal. En consecuencia, la marca DDN, no fue concedida en contravención de las normas en que el actor fundamenta su acción, ya que TELECOM era quien detentaba el monopolio de la comunicación de larga distancia para la fecha en que fue otorgado ese derecho de propiedad intelectual.

Con vista de lo...