PROCESO 239-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 239-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,

expedida por la Comisión de la Comunidad Andina,

con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N°

2009-00182-00. Actor: SOCIEDAD COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA. Marca mixta YOKOMOTOS.

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera,

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1520 de 19 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 13 y 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a), 143, 150 Y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que f ~

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f su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 27 de octubre de 2015.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: SOCIEDAD COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA Demandada: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO.

   y COLOMBIANA DE INDUSTRIA Tercero Interesado: LA SOCIEDAD YOKOMOTOR S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA., el 18 de abril de 2007 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

   el registro de la marca mixta YOKOMOTOS para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza: "cadenas, batería, bandas de frenos, balineras,

   bielas, kit de pistones, guayas árboles de levas, comandos, lámparas de alumbrado, válvulas, velocímetros, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores y de más productos de la Clase 12 internacional para motocicletas".

   2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 581 del 31 de octubre de 2007. Estando dentro del término legal la sociedad YOKOMOTOR S.A., presentó oposición sobre la base de su marca mixta YOKOMOTOR, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza:

   "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima".

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 26696 de 29 de Julio de 2008,

   2 reso'vió deC!::V3í fundéFh la cposición presentada y negó 21 regis:r:)

   de la marca solicitada.

   4. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA., interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 34246 del 11 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 51510 de 04 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando lo decidido en la resolución 26696 de 29 de julio de 2008.

   7. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones.

   8. Mediante providencia de 20 de mayo de 2014 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      9. Afirma, que la Superintendencia de Industria y Comercio modificó de manera ilegal la solicitud de registro de la marca mixta YOKOMOTOS, pues extendió su cobertura a vehículos automotores.

      Lo anterior cambia el sentido y el objeto de la solicitud inicial. La Superintendencia dio por sentado que el Oficio radicado el 9 de julio de 2007 solicitaba una modificación, cuando dicho escrito pretendía dar contestación y aclaración al requerimiento No. 005825 de 15 de mayo de 2007, pero por un error mecanográfico se incluyó a los vehículos automotores. Dicho error fue corregido en el escrito de contestación a la oposición. La Superintendencia no tuvo en cuenta esto y, por lo tanto, violó el artículo 143 de la Decisión 486.

      3 10. Sostiene, que los signos en conflicto están compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas: YOKO, MOTOR,

      MOTOS.

      11.lndica, que YOKO es un término en idioma japonés que significa "al lado o el lado".

      12.lndica, que el elemento relevante en el signo solicitado es el gráfico,

      mientras en el opositor es el denominativo.

      '13.Argumenta, que el signo solicitado ampara motocicletas, mientras e:

      opositor automotor. No existe conexión competitiva entre los productos amparados.

      14. Expresa, que los actos administrativos demandados no se motivaron adecuadamente.

   2. Argumentos de la contestación de la demanda.

      Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      15.lndica, que los signos en conflicto son confundibles.

      16. Agrega, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva.

      17. Sostiene, que la palabra YOKO aunque tiene significado en español no es comúnmente utilizada en nuestro idioma.

      Por parte del Tercero Interesado.

      18. Argumentó, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, gramatical e ideológico.

      19.1ndicó, que el prefijo YOKO no es de uso común. No es comprensible para el consumidor promedio.

      20. Sostiene, que los productos que amparan los signos en conflicto están dentro de la misma clase y tienen los mismos canales de comercialización.

2. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

   21. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 13 y 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a), 143,

   150 Y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   22. No se interpretarán las normas nacionales, ya que el Tribunal no tiene competencia para ello. Sin embargo, se interpretarán las normas comunitarias solicitadas, salvo el artículo 151 que no es pertinente para resolver el caso concreto 1.

   1 Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   (...)

   4 C. CUESTiONES A INTERPi

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos.

3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas.

4. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.

5. La conexión competitiva en productos de la misma clase.

6. La modificación de la solicitud de marca. Oportunidad.

7. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, integral, autónomo y motivado.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   23. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR son confundibles.

   24. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013,

   expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

   "Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación.

   5 El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o Artículo 143.· El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

   Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante...