PROCESO 239-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 239-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CORNELL (mixta). Actor: sociedad OAKLEY INC. Proceso interno Nº 2003-00007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, a este Órgano Jurisdiccional para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00007 incoado por Ángel Leonardo Caballero Betancourt.

El auto de 18 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 1805, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad OAKLEY INC. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es el señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt.

b) Hechos

El 16 de marzo de 1998, el señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt solicitó el registro como marca del signo CORNELL+GRÁFICA para distinguir aparatos e instrumentos ópticos, productos comprendidos en la Clase 9. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial Nº 461 de 19 de junio de 1998, no habiéndose presentado observaciones.

Por Resolución Nº 16819 de 28 de septiembre de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro de la marca CORNELL (mixta) a favor del señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt.

Por su parte la sociedad OAKLEY INC. manifiesta ser titular de la marca OAKLEY INC.+GRÁFICA para distinguir todos los productos de la Clase 9.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora indica que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 “… al desestimar la similitud existente entre los signos OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA …”; que “… existía al momento de ser efectuado el examen de registrabilidad de la marca CORNELL+GRÁFICA un registro anterior, con lo cual se invoca la aplicación del principio ‘in dubio pro signo priori’ …”. Asimismo indica que: “Las marcas objeto de la litis son OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA, la primera registrada con anterioridad para distinguir todos los productos de la clase novena y la segunda para algunos de ellos, específicamente ‘aparatos e instrumentos ópticos’ … es así como se presenta entonces similitud o semejanza ideológica o conceptual entre las expresiones OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA …”. La actora también dice que: “Si tenemos en cuenta lo anterior y que la GRÁFICA es la parte fundamental de la marca, ello trae consigo la irremediable confusión a partir de la similitud o semejanza … ya que en una visión de conjunto ocupa y tiene una incidencia menor la parte denominativa … En resumen, es innegable que la marca CORNELL+GRÁFICA contiene una elipse, marca registrada por OAKLEY+GRÁFICA concedida con anterioridad a aquella, lo cual hace que la registrada con posterioridad se confunda con la primera, con lo cual se sigue que la coexistencia de las mismas en el mercado trae consigo un grave e inevitable riesgo de confusión”.

Manifiesta también que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 y consiguientemente los artículos 136 literal a) y el artículo 135 literal b) “…ante la similitud de las marcas OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA, que traen consigo la consecuente confusión …lo que hace que las resoluciones que motivaron esta acción sean declaradas nulas”.

Finalmente dice que: “La Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la marca de la sociedad OAKLEY INC., la cobertura de ésta, y la similitud existente entre las marcas OAKLEY+GRÁFICA y CORNELL+GRÁFICA; lo que da lugar a que estemos frente a un acto administrativo que al omitir los supuestos que le sirven de causa, traigan de suyo que este acto sea susceptible de anulación …”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Igualmente dice que la Resolución Nº 16819 se expidió: “… legal y válidamente … concediendo el registro de la marca ‘CORNELL’ (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 … solicitada por la sociedad OAKLEY INC. (sic)”.

Al referirse al artículo 136 de la Decisión 486 dice que “… efectuado el exámen (sic) conjuntual de las marcas enfrentadas ‘CORNELL’ (mixta) frente a ‘OAKLEY’ (mixta) no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (sic) sin que conlleven al público consumidor a error sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial …”.

La Superintendencia también dice que: “… ha de descartarse la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente … la sílaba tónica de los signos confrontados están compuestos por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de la sílaba tónica … A este respecto hay que agregar que, la pronunciación de ‘CORNELL’ es completamente diferente a ‘OAKLEY’ … En consecuencia, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente … Por lo tanto, al no coincidir en la misma forma toda la estructura ortográfica de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético …”. Finalmente, sobre el argumento de la actora de que el elemento gráfico es el principal, dice que “… ello se descarta con lo antes expuesto dado el predominio de la parte denominativa …”, además que: “… éstas no son semejantes entre sí desde el punto de vista gráfico, en razón a que sus figuras elípticas son disímiles entre sí, sin que conlleven al consumidor a ningún tipo de relación o asociación frente a los servicios que distinguen”.

El Curador ad-litem del señor Ángel Leonardo Caballero Betancourt, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: “En cuanto a los fundamentos jurídicos en que se basan las pretensiones, debo manifestar que los mismos deberán ser materia de estudio, análisis y demostración a través del fallo que decida las pretensiones de la demanda… La acción de la referencia no ha caducado por cuanto la misma fue presentada con antelación al vencimiento del término para proponer la presente acción de nulidad … Tampoco observo, de la revisión hecha al informativo, causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado en las presentes diligencias”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal...