PROCESO 237-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 237-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 172 de la misma Decisión.

Marca: SOHO (mixta).

Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO

Proceso interno: 2008-0330.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El 6 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-0330.

El auto de 12 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: Alejandro Ruiz Acevedo.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceras interesadas: Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona

Hechos.

* El 18 de febrero de 2002, las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona, solicitaron, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SOHO (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 514 de 22 de marzo de 2002.

* La Sociedad GEOMUNDO S.A. presentó oposición, fundada en la titularidad de la marca SOHO JEANS COMPANY (denominativa), registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El citado registro (Certificado de Registro 213608), fue cancelado por Resolución 12454 del 30 de abril de 2003, bajo la acción ejercida por la señora Martha Luz Cardona Vélez.

* Por Resolución 22583 de 14 de agosto de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca mixta SOHO a favor de Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona.

* Contra el citado acto administrativo, no se interpuso recurso alguno, con lo cual quedó firme y agotada la vía administrativa.

* El señor Alejandro Ruiz Acevedo, interpuso acción de nulidad contra lo resuelto por Resolución 22583 sobre la base de su marca SOHO SOCIETY (denominativa); siendo ésta admitida a trámite por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante providencia de 20 de octubre de 2008.

* El 26 de marzo de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda.

El señor Alejandro Ruiz Acevedo, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

* El acto impugnado viola el artículo 150 en concordancia con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la autoridad administrativa, omitió cotejar el signo solicitado SOHO (mixto) con la marca de su propiedad SOHO SOCIETY (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que la primera resulta confundible con la marca bajo su titularidad, la cual fue registrada con anterioridad y protege la misma naturaleza de productos.

* De la comparación de los signos enfrentados, se tiene que ambos comparten la expresión SOHO, de la cual deriva su confusión. La coexistencia de los signos en conflicto en un mismo mercado, conllevaría a un riesgo de confusión en el consumidor.

* Precisa, que si bien en la controversia se comparan un signo mixto con uno nominativo, se debe tomar en cuenta que en el signo mixto predomina el elemento denominativo, el cual da lugar a la posibilidad de confusión al ser similar al de la marca de su titularidad.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* Del estudio de registrabilidad de la marca SOHO (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se determinó que dicho signo no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad.

* El demandante en instancia administrativa, no presentó oposición alguna contra la solicitud a registro del signo SOHO (mixto), ni interpuso ningún recurso.

* El acto impugnado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas comunitarias.

Terceras interesadas.

Las señoras Martha Luz Cardona y Lina María Vélez, contestaron la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

* La Superintendencia de Industria y Comercio, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 168 de la Decisión 486, tuvo en consideración la acción de cancelación por falta de uso, interpuesta por el tercero interesado, contra la marca SOHO JEANS COMPANY, perteneciente a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pues dicha marca habría sido la base para negar la marca SOHO solicita en el año 1997.

* El demandante, demostrando mala fe, se valió de la acción de cancelación presentada por las señoras Martha Luz Cardona y Lina María Vélez, para obtener el registro de la marca SOHO SOCIETY (denominativa), de tal manera que sin dicha acción no habrían obtenido ese registro.

* Señaló por otra parte, que la acción de nulidad postulada por el demandante, se encontraba prescrita, pues habrían transcurrido más de cinco años desde el momento en que se admitió a trámite la demanda y el momento de la concesión de la marca SOHO (mixta).

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

* Que, los artículos 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

* Solicitados: 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* De oficio: 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* El Tribunal no interpretará el artículo 168 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

* La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.

Riesgo de confusión o de asociación.

Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

* Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

* La acción de nulidad y su prescripción.

* Examen de registrabilidad.

* ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

* Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo SOHO (mixto) solicitado por las señoras MARTHA LUZ CARDONA y LINA MARÍA VÉLEZ CARDONA y la marca sobre la base de la cual se presentó la demanda SOHO SOCIETY (denominativa) registrada a favor del señor ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO.

* Debe quedar claro, que la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición fue SOHO JEANS COMPANY (denominativa), sin embargo, esta marca fue cancelada por Resolución 12454 de 30 de abril de 2003, por lo tanto, no es necesario tomarla en cuenta al momento de...

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