PROCESO 235-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 235-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal b), 136 literal b), 150, 155, 156, 190 y 224 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00051. Actor: MACDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Marca mixta MAC POLLO.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3464 de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 6 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2010-00051.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: AVIDESA MAC POLLO S.A.

   MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., solicitó el 19 de mayo de 2006 el registro como marca del signo mixto MAC POLLO (silueta de un pollo dentro de marco confirmado por un rectángulo y un semicírculo), para amparar los siguientes servicios de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

   2. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., formuló oposición sobre la base de sus marcas registradas en las clases 29, 30, 32, 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza 8mixtasy denominativas), las cuales contienen como uno de sus elementos esenciales las expresiones Mac y Mc.

   3. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas MAC, GUISAMAC, MI AMIGO MAC Y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC, registradas en Colombia para las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. También argumentó la confundibilidad con su nombre comercial MANUFACTURAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

   4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 14520 de 30 de marzo de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado.

   5. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

   6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 24093 de 14 de mayo de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 36376 de 22 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   8. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., presentó demanda de nulidad contra la Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que es titular del registro de la marca denominativa Mc POLLO (certificado No. 231.607), para amparar los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, ponqués, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, condimentos, azúcar”.

   11. Sostiene, que la marca McDONALD’S es notoriamente conocida en el sector de las comidas rápidas desde antes del año 1984 hasta la fecha, en Colombia y a nivel internacional.

   12. Señala, que el signo solicitado genera riesgo de confusión, ya que el consumidor puede pensar que se trata de una marca que pertenece a la familia de marcas McDONALD’S.

   13. Arguye, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, desde el punto de vista conceptual y fonético. Por lo tanto, al efectuar el examen en conjunto de los signos mixtos no es admisible el argumento de que la silueta de un pollo dentro de marco conformado por un rectángulo y un semicírculo, es un factor de diferenciación entre las marcas.

   14. Adiciona, que los signos en conflicto amparan productos semejantes. Por lo tanto, comparten la misma finalidad, naturaleza y canales de comercialización.

   15. Argumenta, que no se puede invocar la figura de la marca derivada para perpetrar una infracción de los derechos de exclusiva propiedad sobre la marca McPOLLO de MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. En el caso en concreto no se cumple con los requisitos previstos para tal fin.[1]

   16. Manifiesta, que la marca solicitada genera un inminente riesgo de dilución y de aprovechamiento indebido de las marcas de MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

   17. Indica, que la expresión Mc no cuenta con un significado común en Colombia. Por tanto, carece de fundamento sostener que la palabra MAC o su abreviatura MC, por ser una partícula comúnmente utilizada como prefijo en diversos apellidos de origen anglosajón y conocida en el medio, carece de fuerza distintiva.

   18. Agrega, que la expresión Mc o MAC no pertenece al idioma castellano, ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por tanto, nos encontramos en presencia de una marca caprichosa o arbitraria.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   19. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

   20. Señala, que no se configura la conexión competitiva.

   21. Arguye, que se configura la figura de la marca derivada, ya que el signo solicitado es el mismo previamente registrado con el certificado No. 362924.

   22. Indica, que las palabras Mc o MAC son de uso común. Por tanto no son de apropiación exclusiva.

   23. Argumenta, que no se probó la titularidad de la marca notoria MAC O Mc.

       Por parte del Tercero Interesado: AVIDESA MACPOLLO S.A.

   24. Manifiesta, que la marca solicitada goza de distintividad, ya que es una frase que por sí sola es capaz de distinguir los productos alimenticios de la clase 29 de la Clasificación Internacional (distintividad intrínseca).

   25. Agrega, que la marca solicitada tiene la capacidad de indicarle al consumidor de manera inmediata su origen empresarial, ya que hace parte de la familia de marcas “MAC/MC” de AVIDESA MACPOLLO S.A. La titularidad sobre la expresión “MAC/MC” se remonta al año 1976, cuando solicitó el registro de la marca mixta MC POLLO SU POLLO RICO en la clase 29 del entonces Decreto 755 de 1972.

   26. Adiciona, que la inclusión de la expresión “MAC” y la reproducción de las marcas, nombre y enseñas comerciales MAC POLLO, le permiten al consumidor asociar la marca en cuestión con los valores, el servicio y la calidad de los productos que han permitido a AVIDESA MACPOLLO S.A. convertirse en líder en el sector de los alimentos y de la industria avícola, y que al mismo tiempo ha convertido a sus signos distintivos en notorios dentro del mercado colombiano.

   27. Indica, que AVIDESA MACPOLLO S.A. viene usando la expresión MAC/MC desde 1976, por lo que no es un término de uso común. El demandante yerra al decir que es el legítimo titular de dicho derecho.

   28. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

   29. Argumenta, que el demandante no probó la notoriedad de sus marcas.

       Por parte del Tercero Interesado: MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC.

   30. Manifiesta, que es titular del nombre comercial MAC desde 1979 (Certificado No. 2535), y de las marcas MAC clase 29 (Certificado No. 102299), 30 (Certificado No.102304), 31 (Certificado No. 102300).

   31. Agrega, que los registros de marcas que posee en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y las solicitudes prioritarias de los mismos durante 31 años, la hacen la creadora de la denominación MAC en Colombia.

   32. Adiciona, que dicho signo nació de la abreviación del siguiente nombre comercial; MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS; se generó al...