PROCESO 235-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2014
• Fecha de publicación: 02 Mayo 2014
• Número de registro: 235-IP-2013
• Número de Gaceta: 2331
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 235-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) y 150 de la misma Decisión 486.

Marca: GOT MILK (denominativa).

Actor: sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD.

Proceso interno Nº. 06190-2011-0-1801-JR-CA-05.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 27 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 06190-2011-0-1801-JR-CA-05.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

3. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

1. El 30 de abril de 2010, la sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo GOT MILK (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. No se presentaron oposiciones.

3. Mediante Resolución Nº. 0150-2011/DSD-INDECOPI de 6 de enero de 2011 la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro de la marca solicitada por considerar que era confundible con las marcas MILK JEANS (denominativa) y BLUES MILK (mixta) registradas a favor de la sociedad INDUSTRIA DE LA MODA S.A. INDUMOSA para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD interpuso recurso de apelación.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1766-2011/TPI-INDECOPI de 17 de agosto de 2011, confirmó la Resolución impugnada y denegó el registro del signo solicitado.

6. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de octubre de 2012, donde el Quinto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

7. La sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD interpuso recurso de apelación.

8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número dos de 10 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD presenta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

9. Apreciados los signos en una visión de conjunto tienen diferente sonoridad, pronunciación y entonación, debido a que cada uno presenta elementos diferentes que le dan a cada conjunto suficiente distintividad.

10. Diferencia en los fonemas que conforman los signos “puesto que el signo solicitado contiene la denominación ‘GOT’ que no está presente en las registradas y las registradas a su vez contienen otros elementos diferenciales ‘JEANS’ y ‘BLUES’ que no están presente en la solicitada. El número de fonemas en cada caso es distinto. Todo ello genera una pronunciación y entonación distinta”.

11. Los signos en cuestión son gráficamente distintos ya que “Dados los elementos diferenciales que poseen, en una de las marcas registradas ‘JEANS’ y en la otra la denominación ‘BLUES’ y una escritura característica en distintos tamaños y encerrados en un óvalo con una figura semejante a una estrella en la letra i. Asimismo, la secuencia de consonantes y vocales en cada caso es distinta, razón por la cual no existe riesgo de confusión a nivel gráfico”.

12. El signo solicitado está en idioma inglés por lo que se considera un signo de fantasía.

13. Reitera que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

14. Cita como fundamentos de derecho los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contesta la demanda argumentando:

15. Sobre el argumento de la demandante de que el signo solicitado GOT MILK no es confundible con las marcas registradas BLUES MILKS Y JEANS MILK, se indica que los signos en cuestión “se encuentran dirigidos a distinguir algunos de los mismos productos como prendas de vestir y productos vinculados”.

16. En cuanto a la similitud de los signos en conflicto, éstos comparten la denominación MILK como elemento relevante y distintivo de sus respectivos conjuntos marcarios, lo cual los hace confundibles.

17. Tomando en cuenta las reglas de la comparación entre signos, los signos confrontados pueden inducir a error al público consumidor.

4. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia se fundamenta en que:

18. Queda determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

5. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

19. La sociedad CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD, presenta escrito de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de octubre de 2012, en el que dice:

20. La Sentencia que se apela toma los mismos argumentos de la Resolución impugnada y “no se percata de las claras diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos en cuestión (…)”.

21. El signo solicitado es considerado confundible por compartir el término MILK con las marcas sobre las cuales se niega el registro, sin embargo, el término MILK es un término en idioma inglés conocido por la generalidad del público consumidor, por lo que no es relevante en el examen comparativo. Afirma, que el término MILK es de uso frecuente en la conformación de varias marcas.

22. Que “dadas las claras diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos en cuestión, se determina que no existe posibilidad de riesgo de confusión”.

6. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

23. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

7. Solicitud del Juez consultante.

24. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta para establecer el riesgo de confusión indirecta entre marcas que comparten un término común en idioma extranjero?

CONSIDERANDO:

25. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

26. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico...