PROCESO 234-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 234-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 005 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la misma Decisión.

Caso: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A.

Proceso interno Nº. 110013103018200800286-01.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio Nº C-1924 de 26 de septiembre de 2014.

El Memorando I-GAUC-14-031464 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 005.

El 6 de noviembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-715, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 005, librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este órgano jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013103018200800286-01.

El Exhorto No. 005 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A.

   Demandado: Sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A.

   Hechos.

   1. Tanto la actora, sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. como la sociedad demandada CINASCAR DE COLOMBIA, pertenecen al negocio de la intermediación de compra, venta, importación, exportación, distribución de vehículos automotores y auto partes, así como a la apertura y manejo de talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores.

   2. El 20 de noviembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. asumió la representación en Colombia de la marca ZOTYE, perteneciente a la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, quien es la fabricante y comercializadora de vehículos de la marca ZOTYE, acordando contractualmente que todos los vehículos de marca ZOTYE que ingresaran a Colombia fueran identificados con la marca NÓMADA.

   3. El 29 de diciembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la marca NÓMADA, para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Mediante Resolución 24200 de 6 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el derecho de exclusividad sobre la marca NÓMADA para identificar vehículos y partes de vehículos a favor de COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A., por el término de 10 años.

   5. La empresa CINASCAR DE COLOMBIA S.A. viene realizando publicidad mediante diversos canales, publicitando vehículos de marca ZOTYE, en versiones de 1.3 y 1.6 litros, los cuales, en mérito del contrato celebrado entre la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, venían siendo ingresados al territorio colombiano con la marca NÓMADA, de titularidad del accionante.

   6. El 29 de mayo de 2008, y previo a la interposición de la demanda, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. solicitó medida cautelar inmediata, solicitando que en forma anticipada y previa a la notificación del auto admisorio de la demanda, se decomisaran a la demandada todos los vehículos automotores de marca NÓMADA que estuvieran en posesión de la demandada, así como la suspensión inmediata de todos los trámites aduaneros y el embargo de los vehículos automotores identificados con la referida marca que figurara en las declaraciones de importación, y el cese inmediato del uso de la marca.

   7. El 19 de agosto de 2008, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso demanda ordinaria de mayor cuantía, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. cometió acto de infracción contra su derecho al uso exclusivo de la marca de producto denominativa NÓMADA, y el cese inmediato del uso no autorizado de la marca, así como el pago de una indemnización y del monto del dinero que hubiera obtenido la sociedad demandada por la comercialización de los productos de marca NÓMADA, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   8. El 11 de marzo de 2009, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. dio contestación a la demanda.

   9. Por Providencia de 28 de febrero de 2014, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, decidió negar las pretensiones de la demanda.

   10. El 14 de marzo de 2014, la sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso recurso de apelación.

   11. El 28 de mayo de 2014, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. presentó alegatos de la apelación.

   12. Por medio de la Resolución de 18 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

       Argumentos de la demanda.

       La sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIA DE VEHÍCULO S.A. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

   13. Tanto la accionante como la demandada comercializan vehículos automotores y auto partes, así como conducen talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores.

   14. Tiene un derecho preferente y exclusivo sobre la marca NÓMADA, en virtud a que con fecha 29 de diciembre de 2006, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud para el registro de la referida marca NÓMADA para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la expedición de la Resolución Nº 24200 de 6 de agosto de 2007, por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la expedición de la referida resolución, esto es hasta el 6 de agosto de 2017.

   15. El derecho de exclusividad obtenido importa la atribución de impedir a terceros que sin su autorización puedan usar el signo distintivo NÓMADA o cualquier otro signo similar.

   16. Desde el 20 de noviembre de 2006 la actora asumió la representación de la marca ZOTYE, de titularidad de la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., y bajo los términos de dicho contrato, se acordó que todos los vehículos de marca ZOTYE fueran identificados con la marca NÓMADA, de propiedad exclusiva de la actora. Por ello, la referida empresa comercializa los vehículos ZOTYE en Colombia únicamente a través de la actora.

   17. La demandada mediante publicidad realizada en diversos medios de comunicación escritos, viene publicitando vehículos marca ZOTYE en versiones de 1.3 y 1.6 litros, sin que medie autorización alguna, afectando la propiedad intelectual de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., representada de la actora. Ofrece los vehículos a un valor de Treinta Millones Cuatrocientos Noventa Mil pesos. Asimismo, la venta de dichas unidades asciende a un número superior a las 733 unidades, pese a no contar con licencia o autorización por parte de la accionante.

   18. Como consecuencia de lo expuesto, se configura infracción contra el derecho al uso exclusivo de la marca de la accionante, por lo que requiere el cese inmediato del uso no autorizado de la marca NÓMADA por parte del demandante, así como el pago de una indemnización por parte de la sociedad demandada.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   19. No es cierto que entre el contrato celebrado por la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD exista una exclusividad a favor de la accionante, ya que en el referido contrato se establece que la parte contratante (hoy el demandante) aceptó expresamente que las marcas utilizadas en los vehículos, incluyendo a aquellas incorporadas a los vehículos, serían de propiedad de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 157 inciso 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta.

   20. A pesar de no contar con la titularidad de la marca NÓMADA, la accionante realizó el trámite de registro de marca en...