PROCESO 233-IP-2014

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 233-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 006 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 224, 228, 238, 241 literales a), c), d), f) y g), 245 y 246 de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad CRYSTAL S.A.S.

Proceso interno Nº. 11001319900120345930-02.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El Oficio Nº C-1951 de 30 de septiembre de 2014.

El Memorando I-GAUC-14-031465 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 006.

El 6 de noviembre de 2014 se recibió, en este Tribunal, la comunicación SECQT14-714, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 006, librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 11001319900120345930-02.

El Exhorto No. 006 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

  1. ANTECEDENTES.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

    Partes en el proceso interno.

    Demandante: Sociedad CRYSTAL S.A.S.

    Demandado: Sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S.

    Hechos.

    1. La sociedad CRYSTAL S.A.S. sobre la base de la notoriedad de su marca PUNTO BLANCO, interpuso acciones de cancelación contra las marcas MUNDO BLANCO registradas por la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S., las cuales culminaron con la expedición de las Resoluciones 1154 de 28 de enero de 2013, y 1153 de 28 de enero de 2013, en virtud de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar el registro de las marcas MUNDO BLANCO, toda vez que consideró que entre las marcas en conflicto existían similitudes ortográficas, fonéticas, conceptuales, así como conexión competitiva entre los productos y servicios que identificaban.

    2. La sociedad demandada AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. presentó nuevamente solicitud de registro de la marca MUNDO BLANCO, la cual fue denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 29999 de 23 de mayo de 2013 y 10191 de 18 de marzo de 2013.

    3. La sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. cuenta con seis establecimientos comerciales en los cuales emplea la denominación “MUNDO BLANCO”, contando con una página web con dominio http://mundoblanco.com/, lo cual demuestra que viene haciendo uso efectivo de dicho signo en el mercado colombiano. Asimismo, a la fecha viene empleando la marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, que es similar a la marca previamente cancelada, por lo que se configura una infracción a los derechos de la accionante, quien cuenta con registros válidos para distinguir productos y servicios identificados con la marca “PUNTO BLANCO” para distinguir productos y servicios de las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional.

    4. En virtud de lo expuesto, la demandante sociedad CRYSTAL S.A.S. solicitó el decreto de medidas cautelares a efecto de obtener el cese de la infracción marcaria cometida, lo cual fue concedido por medio del Auto 20128 de 3 de julio de 2013, no apreciándose en autos si dicha providencia fue cumplida o no por la sociedad demandada.

    5. El 23 de agosto de 2013, la sociedad CRYSTAL S.A.S. interpuso acción declarativa y de condena prohibitiva por infracción de derechos de propiedad intelectual, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. cometió acto de infracción contra su derecho de propiedad intelectual, requiriendo el cese inmediato de los actos que constituyen infracción marcaria.

    6. Con Acta de Audiencia de 29 de mayo de 2014, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió sentencia, declarando que MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en infracción contenida en los literales a) y e) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que ordenó el cese inmediato y definitivo de los actos que constituyen infracción de marcas, y se abstenga de importar, manufacturar, ofrecer, comercializar, distribuir y promocionar cualesquiera tipos de productos y/o servicios identificados con las expresiones “MUNDO BLANCO” o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, ordenando el retiro de todos los circuitos comerciales de todo producto que contenga las marcas infractoras y la adopción de medidas para evitar la continuación o repetición de los actos constitutivos de infracción.

    7. La sentencia fue impugnada por MB TECH DE COLOMBIA S.A., y los actuados fueron elevados a la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

    8. Por medio de la Resolución de 17 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

      Argumentos de la demanda.

      La sociedad CRYSTAL S.A.S. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

    9. No ha brindado autorización, ni ha suscrito contrato de licencia de uso con la sociedad MB TECH de COLOMBIA S.A. para permitirle el uso de la marca PUNTO BLANCO o de alguna que resulte similarmente confundible con ésta, en el caso concreto “MUNDO BLANCO” y/o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, máxime si dichas marcas fueron canceladas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en mérito a la condición de marca notoria del signo distintivo “PUNTO BLANCO”.

    10. Pese a que la marca “MUNDO BLANCO” fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la demandante MB TECH DE COLOMBIA S.A.S., persiste en el uso de la referida marca, puesto que viene usando la denominación “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, lo que implica el desacato implícito de las Resoluciones expedidas por la administración, y un acto de mala fe por parte de la demandada, dado que la persistencia en el uso de dicha marca se suscita con posterioridad a la expedición de los actos administrativos de cancelación de la marca.

    11. Existe una evidente similitud entre la marca notoria PUNTO BLANCO, previamente registrada por CRYSTAL S.A.S. y las expresiones “MUNDO BLANCO” y/o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, pese a que MB TECH DE COLOMBIA S.A. pretende convalidar su marca incluyéndole el vocablo genérico “uniformes”, seguido de la expresión infractora “MUNDO BLANCO”.

      Argumentos de la contestación a la demanda.

      La sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

    12. Es cierto que el Consejo de Estado mediante sentencia de 11 de noviembre de 2010 (difiere de la fecha de sentencia indicada por la sociedad demandante, 29 de noviembre de 2010) expedida dentro del Expediente 2003-00459, sobre Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho interpuesto por la sociedad demandante, anuló el registro de la marca MUNDO BLANCO para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25; sin embargo, no es cierto que a dicha fecha la sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. haya sido titular de la marca cancelada, dado que ésta fue concedida y registrada a favor de la señora Luz Marina Vargas de Perilla, persona natural diferente a la sociedad demandada.

    13. La marca que fuera anulada judicialmente difiere de la marca empleada por la sociedad demandada, en vista que existen elementos gráficos que hacen que el estudio de registrabilidad sea diferente e incomparable.

    14. La sentencia de cancelación de marca del signo MUNDO BLANCO (registrado a nombre de doña Luz Marina Perilla de Vargas) se realizó tomando como base la comparación de la marca mixta “MUNDO BLANCO” y la marca...

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