PROCESO 232-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 232-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y d), 136 literales a) y b), 190, 191 y 200 de la misma Decisión.

Marca: MC (denominativa).

Actor: Sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED.

Proceso interno 2010-00027.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 6 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00027.

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad Mc Cormick & Company,Incorporated.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Mc Donald's International Property Company, LTD.

Avidesa Mac Pollo S.A.

Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Products

Hechos.

* El 4 de marzo de 2005, la sociedad MC DONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo Mc (denominativo) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 551 de 29 de abril de 2005, presentándose las siguientes oposiciones:

* La sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED interpuso oposición manifestando que el signo solicitado carece de distintividad.

* La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., presentó oposición sobre la base de sus signos MAC POLLO y MAC POLLO SU POLLO RICO para identificar productos comprendidos en la Clase 29 y de su nombre y enseña comercial MAC POLLO.

* La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS presentó oposición sobre la base de sus marcas MAC y GUISAMAC registradas en las Clases 1, 29, 30 y 31 y de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

* Por Resolución 10345 de 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró:

* Fundada la oposición presentada por MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED.

* Infundada la oposición presentada por MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS.

* Infundada la oposición presentada por AVIDESA MAC POLLO S.A.

* Negó el registro de la marca Mc (denominativa).

* Las sociedades MC DONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS y AVIDESA MAC POLLO S.A. presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 10345.

* El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 25393, de 22 de mayo de 2009, donde la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la decisión contenida en la Resolución 10345 y, concedió, en consecuencia, el recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 36786 de 24 de julio de 2009, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución 10345, y reformándola declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro como marca del signo Mc (nominativo) para identificar productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial de Niza, bajo la titularidad de la sociedad Mc Donald's Internacional Property Company LTD.

* La sociedad Mc Cormick & Company, Incorporated interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 36786.

* La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda.

* La sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

* La marca Mc (denominativa) incurre en causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, pues dicha marca es una expresión de uso común en el mercado colombiano de los productos alimenticios que no contiene ningún elemento que le otorgue distintividad.

* Precisa al respecto, que el signo Mc (denominativo) no es susceptible de ser apropiado por ningún particular, sino tal solo en cuanto se encuentre acompañado de algún elemento adicional que le otorgue distintividad y novedad.

* El signo Mc (denominativo) no cumple con la función principal de toda marca, la cual es facilitar la elección de los bienes a los consumidores, sin que su voluntad se encuentre viciada de error en cuanto al origen empresarial de los productos.

Argumentos de la contestación a la demanda.

* No obra en el expediente escrito de contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Argumentos de los terceros interesados.

* La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

* La Superintendencia de Industria y Comercio no veló por el mejor derecho que tiene su empresa con respecto al signo MAC como nombre comercial, y en las marcas MAC (Clase 29), MAC (Clase 30), MAC (Clase 31) y la marca MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (Clase 43).

* Asimismo, señaló que al otorgarse el registro del signo MC se genera confusión y se viola la normativa de la materia, pues dicha expresión es fonética, ortográfica y conceptualmente igual a la marca registrada MAC, por lo cual el signo cuestionado no puede cumplir una función distintiva en el mercado.

* La denominación MAC ha sido desde la creación de la empresa Manufacturas Alimenticias Colombianas la imagen corporativa de ésta, identificando dicho signo a sus productos; siendo que todos los registros preexistentes a la solicitud de la marca cuestionada pertenecen al señalado agente económico.

* La expresión MC carece de poder distintivo y de capacidad legal para convertirse en marca, ya que entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleva a confundirlo con la marca registrada MAC.

* Por otra parte, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

* La expresión MAC y su equivalente fonético MC es propiedad privada de Avidesa Mac Pollo, en consecuencia no es de uso común y sí es apropiable.

* Posee el derecho al uso exclusivo e ilimitado sobre la expresión MAC y su equivalente fonético MC para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Las Resoluciones 10345, 25393 y 36786 desnaturalizan el sistema de marcas al desconocer el principio "primero en el tiempo, primero en el derecho", pues su empresa es la primera en el derecho a usarla de manera exclusiva en el mercado, y en particular es el primero en el derecho sobre la expresión MAC y su equivalente fonético MC.

El registro del signo cuestionado perjudica a los consumidores quienes se encontrarán ante la coexistencia de marcas, en la incapacidad de diferenciar a la marca MC de la familia de marcas perteneciente a la recurrente.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitado: 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio: 134 literales a) y d), 136 literales a) y b), 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

* Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.

Riesgo de confusión o de asociación.

Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

* El nombre comercial y la enseña comercial su protección y su prueba.

* Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

* Signos de uso común.

* Familia de marcas.

* La conexión competitiva entre productos de las Clases 1, 29, 30 y 31.

* ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

* En el presente caso, la sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED presentó oposición manifestando que el signo solicitado MC (denominativo) carece de distintividad, por este motivo, el Tribunal...