PROCESO 076-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 076-IP-2010

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TORNADO” (denominativa). Actor: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Expediente Interno: Nº 2007-0349.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Cartagena de Indias, República de Colombia, a los 06 días del mes de septiembre del año dos mil diez.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1135, de 14 de mayo de 2010, recibido en este Tribunal el 20 de mayo de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-0349.

1. Las Partes.

   Demandante: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Honda Motor Co. Ltd.).

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero interesado: CHARANEK WAIL AJRAM.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   El 14 de marzo de 2005, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro del signo TORNADO (denominativo) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 555, de 31 de agosto de 2005.

   El señor CHARANEK WAIL AJRAM presentó oposición con fundamento en su marca TORNADO (mixta) registrada para distinguir productos de la misma Clase 12.

   El 18 de agosto de 2006, mediante Resolución Nº 21716, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, encontró fundada la oposición y en consecuencia se negó el registro del signo solicitado.

   La decisión anterior fue confirmada a través de la Resolución Nº 28694, de 27 de octubre de 2006, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA contra la resolución anterior.

   El recurso de apelación fue resuelto en el mismo sentido, mediante Resolución Nº 16070, de 31 de mayo de 2007.

2. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA señaló lo siguiente:

   Si el verdadero objeto de protección que se contiene en las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 fuera evitar “la confusión del consumidor” como lo entiende equivocadamente la Superintendencia, no tendrían sentido todas las demás disposiciones de la normativa supranacional que permiten que dos personas distintas puedan usar una misma marca”.

   En tales casos siempre existirá el riesgo de que dos productores o personas distintas expendan un mismo producto o servicio, amparado con una misma marca, sin que ello se deba entender como un perjuicio para el consumidor.

   El artículo 154 de la Decisión 486, establece que el registro de una marca es el medio por el cual se adquiere el derecho al uso exclusivo, pero que dicho registro no es un requisito para el uso; que conceder un registro marcario es conceder un derecho de exclusiva; que el registro importa a su titular a quien la ley le indica sus derechos y también sus límites; y que para obtener ese registro se requiere cumplir unos requisitos y seguir un trámite predeterminado, sin que la ley haya establecido que el registro marcario sea indispensable para usar la marca, razón por la cual la demandada no puede arrogarse una facultad protectora del consumidor, más allá de los límites que le impone la ley.

   La Superintendencia tiene la facultad de cumplir objetivamente con las normas adjetivas y sustantivas pertinentes y no la de vigilar mediante causales de irregistrabilidad, conductas de otro tipo que corresponden a la competencia de otras autoridades. El artículo 136 literal a) se refiere a “riesgo”, el cual debe ser explícito y debe ser parte de la motivación del acto administrativo por el cual se rechaza la marca y no citarlo como consecuencia “necesaria” cuando dos signos se parecen y/o cuando los productos o servicios que amparan se relacionan.

   Los productos que identifica la marca TORNADO (mixta) previamente registrada son bicicletas, monopatines y patines, mientras que el signo solicitado TORNADO (denominativo) pretende distinguir solamente autos, vehículos automotores de dos ruedas y sus partes y accesorios. Por esa razón, además, los canales de comercialización y publicidad son distintos. No se generaría riesgo de confusión indirecta ya que por la especialidad de los productos el consumidor se detiene en la verificación del fabricante y necesariamente indagará acerca del mismo.

   3. Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente:

   Entre el signo solicitado TORNADO (denominativo) y la marca registrada TORNADO (mixta), existen semejanzas que llevan a un alto riesgo de confusión, en cuanto predomina el elemento denominativo, que en ambos es idéntico.

   Mediante el examen de registrabilidad se busca evitar la confusión por presentarse similitud real para el consumidor. En el presente caso, los productos comparten las mismas finalidades y los productos están destinados a los mismos mercados, en consecuencia, se comercializan a través de los mismos canales, situación que genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión. Inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros. El consumidor se ve expuesto a confusión directa e indirecta.

   CHARANEK WAIL AJRAM, como tercero interesado, en su alegato de conclusión argumenta lo siguiente: Las finalidades del registro marcario no son únicamente salvaguardar el interés individual de un titular del registro marcario, sino que además se debe propender por la protección del interés general de los consumidores, evitando el riesgo de confusión que se puede presentar al existir en el mercado marcas idénticas.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, procede la interpretación...