PROCESO 080-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 080-IP-2010

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, de los artículos 134, en su totalidad, y 135 literales e) y f) de la misma Decisión. Marca: TOTAL GAS (mixta). Actor: TOTAL GAS S.A. Proceso interno Nº 2008-00104.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 del mes de octubre del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 1958, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 26 de mayo de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a), b), d), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00104.

1. Las Partes.

   Demandante: TOTAL GAS S.A.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero Interesado: TOTAL S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 28 de octubre de 2005, la sociedad TOTAL GAS S.A., solicitó el registro del signo TOTAL GAS (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 558, el 30 de noviembre de 2005.

   Estando dentro del término legal, la sociedad TOTAL S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas TOTAL (mixta) para distinguir productos de las clases 04, 05 y 17 y servicios de las clases 37, 39, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resolución Nº 33296, de 30 de noviembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado TOTAL GAS (mixto).

   Mediante Resolución Nº 2594, de 05 de febrero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución Nº 33296.

   Mediante Resolución Nº 35074, de 26 de octubre de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión anterior, con lo cual se denegó el registro del signo solicitado TOTAL GAS (mixto).

3. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante TOTAL GAS S.A. aduce lo siguiente:

   Se violaron los artículos 134 literales a), b), d), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto en la marca mixta que se pretende registrar no existen similitudes al grado de producir confusión o error en el consumidor frente a las marcas previamente registradas, tampoco existe conexión competitiva entre las mismas.

   Si bien la marca TOTAL (mixta) fue registrada con anterioridad, el signo solicitado TOTAL GAS (mixto) tiene características suficientes que le imprimen distintividad que exigen las normas comunitarias.

   Cualquier similitud no configura causal de irregistrabilidad, toda vez que las semejanzas deben ser tales que de coexistir las dos marcas en el mercado el consumidor no logre diferenciarlas y llegue a confundirlas.

   Del examen en conjunto de registrabilidad y confundibilidad entre los dos signos, se deduce que los elementos visuales, conceptuales, gráficos, ortográficos y fonéticos del signo solicitado TOTAL GAS (mixto), lo hacen suficientemente distintivo.

   Los servicios que pretende amparar el signo solicitado TOTAL GAS (mixto) están comprendidos dentro de clases diversas a los que ha registrado la marca opositora; es decir, no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas frente a los productos o servicios que amparan.

   El signo TOTAL GAS (mixto) es solicitado para distinguir los servicios contenidos en la Clase 35, tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, eliminando toda posibilidad de confusión con la marca opositora, toda vez que contienen diferente naturaleza, presentan distintas clases de nomenclátor, tienen canales de comercialización diversos y utilizan medios de publicidad desiguales, de manera que no existe conexión competitiva entre uno y otro signo.

   El signo solicitado cuenta con una expresión adicional –GAS- que lo hace perfectamente diferenciable de la ya registrada.

4. Contestación a la Demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente:

   No se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, pues fueron expedidas legal y válidamente.

   Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado.

   El signo solicitado TOTAL GAS (mixto), Clase 35, presenta semejanzas con la marca TOTAL (mixta), Clases 04, 05, 17, 40 y 42, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor.

   El signo solicitado TOTAL GAS (mixto) presenta similitudes en los aspectos fonético y ortográfico que imposibilitan su identificación e individualización y que son susceptibles de generar confusión al consumidor con la marca registrada TOTAL (mixta), habida cuenta que el signo solicitado TOTAL GAS (mixto) incorpora la totalidad del elemento denominativo de la marca registrada TOTAL (mixta), sin que la inclusión de la expresión GAS sea suficiente para alejar el riesgo de confusión.

5. Tercero Interesado:

   TOTAL S.A., como tercero interesado, manifestó lo siguiente:

   Las dos marcas son idénticas desde el punto de vista nominativo, toda vez que la expresión GAS es de uso común o inapropiable para identificar servicios relacionados con el sector o la industria del gas. A su vez, las marcas en cuestión identifican productos y servicios similares, aunque pertenecen a distintas clases.

   La expresión GAS es descriptiva por cuanto indica el sector al cual se dirigirán los servicios que se pretenden amparar con la marca. Por ende, la expresión GAS, por ser una expresión común, no es apropiable y no es capaz de imprimirle suficiente distintividad y fuerza diferenciadora al signo compuesto.

   Visual y ortográficamente, se puede observar que el elemento denominativo del signo solicitado TOTAL GAS (mixto) es idéntico al elemento denominativo de la marca registrada TOTAL (mixta). Además, las gráficas en uno y otro son similares. Así, desde el punto de vista visual y ortográfico, el signo solicitado TOTAL GAS (mixto) es confundible con la marca TOTAL (mixta)

   Fonética e ideológicamente el signo solicitado TOTAL GAS (mixto) y la marca registrada TOTAL (mixta) son confundibles, pues se genera confusión y significan lo mismo.

   Al analizar los servicios que se pretenden amparar bajo el signo solicitado frente a los servicios y productos amparados por la marca registrada TOTAL (mixta), se advierte una relación competitiva susceptible de generar riesgo de confusión.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 25 de agosto de 2010.

   Que, el Consejo de Estado solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, literales a), b), d), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal interpretará únicamente el artículo 136 literal a) solicitado; y, de oficio, los artículos 134, en su integridad, y 135 literales e) y f) de la mencionada Decisión.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

   El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de...