PROCESO 90-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 90-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135, literales a) y b), 136, literal a), y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-0201. Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Marca: ERASSIN (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, , en Cartagena de Indias, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de julio de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. – LABINCO S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., es titular de las siguientes marcas:

         • Marca denominativa EROXIM, registrada bajo el certificado No. 225789 para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta EROXIM, registrada bajo el certificado No. 264779 para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         • Marca mixta EROXIM, registrada bajo el certificado No. 279690 para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

         • Marca denominativa EROS INN, registrada bajo el certificado No. 315362 para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. La sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.- LABINCO S.A., solicitó el 11 de noviembre de 2004 el registro como marca del signo denominativo ERASSIN, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 547 de 30 de diciembre de 2004, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 938 de 26 de enero de 2006, resolvió conceder el registro solicitado.

      5. Contra el anterior acto administrativo no se presentaron recursos.

      6. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro no es distintivo porque es confundible con las marcas de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. En consecuencia, podría ser letal para la salud humana, ya que ampara productos farmacéuticos.

      2. Sostiene, que el examen de registrabilidad de las marcas farmacéuticas debe ser más estricto.

      3. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles y no pueden coexistir en el mercado.

      4. Indica, que el público consumidor podría pensar que los productos amparados por los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial.

      5. Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha resuelto casos similares.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles.

         • Argumenta, que el prefijo ER es de uso común.

         • Sostiene, que en este caso se debe aplicar el criterio del consumidor especializado, ya que un profesional del área de la salud podría distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor solicita.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. LABINCO S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         • Manifiesta, que el presente caso se debió tramitar mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que el actor tiene un interés concreto y particular. En este sentido, se debe aplicar el término de caducidad para este tipo de acciones.

         • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

         • Indica, que la marca EROS INN no existe en el mercado. No puede ser constituida como marca en virtud del artículo 78 del Decreto 677 de 1995.

         • Agrega, que los productos que amparan los signos en conflicto no son productos de venta libre.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante no determinó la normas a interpretar, pero manifestó que la parte actora invocó como normas violadas las siguientes: artículos 135, literales a) y b), 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal de Oficio interpretará las siguientes normas: artículo 134, 135, literales a) y b), 136, literal a), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El artículo 136, literal f), no es aplicable al caso bajo estudio, ya que éste se refiere a la posibilidad de celebrar acuerdos entre particulares para lograr el registro de un signo que infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 172

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…).

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos simples. Y entre denominativos simples y compuestos.

4. Comparación entre signos denominativos y mixtos

5. Las marcas farmacéuticas. Palabras de uso común en la conformación de dichas marcas. La marca débil. El criterio del consumidor medio.

6. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. El término de prescripción.

7. La autonomía de las oficinas de registro marcario. El examen...