PROCESO 103-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DYFRIN (nominativa).

Actor: sociedad GALDERMA S.A.

Proceso interno Nº 2005-00344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00344;

El auto de 29 de septiembre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad GALDERMA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedad SCHERING CORPORATION, sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A. y sociedad L.O. OFTALMI C.A.

2. Hechos.

   1. El 4 de septiembre de 2003, la sociedad L.O. OFTALMI C.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DYFRIN (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial productos farmacéuticos e higiénicos; concretamente productos oftálmicos.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 537 de 27 de febrero de 2004. Contra dicha solicitud, presentaron oposición la sociedad GALDERMA S.A. sobre la base de su marca DIFFERIN registrada para distinguir todos los productos de la Clase 5; la sociedad SCHERING CORPORATION sobre la base de sus marcas DISOFRIN (nominativa) y AFRIN (nominativa) registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 5; y, la sociedad LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. sobre la base de su marca DUFORIN (nominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5.

   3. Por Resolución Nº 27190 de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución las sociedades SCHERING CORPORATION y GALDERMA S.A. interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 02743 de 11 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 15707 de 30 de junio de 2005, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 27190. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad GALDERMA S.A., interpuso demanda de nulidad contra las mencionadas Resoluciones, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad GALDERMA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado DYFRIN “genera una impresión totalmente similar a la que produce la marca DIFFERIN (…)”. Afirma, que el cotejo entre signos debe realizarse sin descomponer los signos en conflicto y que en el caso de autos la Superintendencia no siguió dicha regla. Al respecto dice “la comparación entre los signos DYFRIN y DIFFERIN debe analizar el riesgo de confusión del conjunto de las marcas sin fraccionarlas o descomponerlas. La comparación de conjunto de DYFRIN y DIFFERIN muestra que existe similitud entre los signos y dicha similitud se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión se da de acuerdo con la composición ortográfica y fonética”.

   2. Entre los signos en conflicto la confusión es inminente y proviene “principalmente del hecho de que el signo DYFRIN copia la secuencia ortográfica de la marca previamente registrada DIFFERIN, coincidiendo en la utilización de todas las consonantes D-F-R-N así como de la vocal I (…) el hecho de haber cambiado la vocal I por la letra Y, de suprimir una letra F y de eliminar la vocal E no son suficientes para que las marcas puedan diferenciarse, más aún, dadas las evidentes semejanzas existentes entre las marcas en confrontación el público consumidor podría asumir que la solicitada es una nueva marca de mi representada con algunas variaciones con respecto a la ya registrada”.

   3. Desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual existen similitudes entre los signos en conflicto que podrían llevar a confusión al público consumidor, por lo que “Es posible afirmar que de haberse practicado el estudio de confundibilidad sobre DIFFERIN y DYFRIN de manera correcta, esto es sin fraccionar los signos, la conclusión habría sido que los signos son confundibles”. Además, añade que entre los signos en conflicto también existe riesgo de asociación.

   4. Recalca el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó correctamente las reglas de la comparación entre los signos, toda vez que realizó dicha comparación fraccionando los signos en conflicto.

   5. Afirma que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 5, por lo que, “existe total vinculación entre los productos distinguidos con uno y otro signo, con lo cual la relación entre los productos amparados en uno y otro caso se encontraría probada. Por lo tanto, es claro que la coexistencia de dichas marcas indefectiblemente creará confusión y dificultad de identificación en el público consumidor”.

   6. También se violaron los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 ya que el signo “DYFRIN es perceptible y susceptible de representación gráfica, sin embargo carece de aptitud distintiva requerida para ser registrado como marca”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) en particular en lo relacionado con los artículos 134, 135 literal b) y el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión (sic)”.

   2. “Al efectuar el análisis de confundiblidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada, se tiene que no existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. No obstante las marcas comparten las dos primeras letras ‘DIF’ poseen terminaciones caracterizadas por consonantes de marcada diferenciación visual y fonética (ferin frin), las cuales hacen que al apreciar cada signo en su conjunto, no se produzca una misma impresión general. Cada signo tiene una estructura general única y distintiva lo que permite que el consumidor pueda diferenciar los signos enfrentados sin que se presente riesgo de confusión o de asociación”.

   3. Además, “tenemos que la marca solicitada está estructurada por 6 letras y la marca registrada con 8 letras diferenciándose en el prefijo ‘DIFFE’, la estructura visualmente se hace diferente (…). De otro lado, en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque la terminación y desinencia es la misma, las letras de las palabras y su prefijo no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es el prefijo ‘DIFFE’”.

   4. Respecto al hecho de que los signos en cuestión pertenecen a la misma Clase 5 “la conexidad competitiva entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica. Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos...