PROCESO 231-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 231-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: ORES TIKAS (denominativa).

Demandante: Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc.

Proceso interno 2010-00107.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS:

El 6 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00107.

El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Sociedad Distribuciones Ores Limitada

   Hechos.

   1. El 21 de abril de 2008, la sociedad Distribuciones Ores Limitada, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ORES TIKAS (nominativa) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 596 de 30 de septiembre de 2008.

   3. El 13 de noviembre de 2008, la Sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su marca OREO registrada en la Clase 30.

   4. Por Resolución 25903 de 27 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

   5. El 30 de junio 2009, la sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. presentó recurso de apelación contra la Resolución 25903.

   6. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución 48312 de 28 de septiembre de 2009, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 25903.

   7. La sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho impugnando las Resoluciones 25903 y 48312.

   8. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

      Argumentos de la demanda.

   9. La sociedad Kraft Foods Global Brands Llc. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   10. Es titular de las marcas OREO (denominativa) para las Clases 29 y 30, OREO PACKAGE DESIGN, OREO COOKIE BARZ & PACKAGE DESIGN IN COLOR y OREO PACKAGE DESIGN IN COLOR para la Clase 30.

   11. El acto impugnado vulnera el contenido del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, pues no obstante haberse demostrado durante el trámite administrativo el carácter notorio de la marca OREO (denominativa) se concedió el registro de la marca solicitada. Agregó que la marca ORES TIKAS (denominativa) pretende amparar los mismos productos de la Clase 30 y productos directamente relacionados con la marca opuesta.

   12. El signo registrado se comercializa en el mismo mercado, lo cual puede crear una confusión directa o indirecta a los consumidores, pues éstos pueden pensar que los productos identificados con la marca ORES TIKAS (denominativa) forman parte de una nueva línea de los productos de la accionante.

   13. Existe una violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la marca ORES TIKAS es similarmente confundible con la marca opuesta. Así pues señala que existe una similitud gráfica y visual que se presentan en las expresiones en conflicto, siendo que el signo solicitado reproduce la mayoría de los elementos que componen la marca OREO (3 de los 4 elementos que la componen), asimismo al ser pronunciados los signos en controversia, ambos generan un sonido muy similar.

   14. Agregó, asimismo, que dichos signos poseen una similitud visual y conceptual.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   15. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   16. El signo ORES TIKAS (denominativo) visto en su conjunto ortográfico, fonético e ideológico, es suficientemente distintivo de las marcas opositoras. Al respecto señala que el signo solicitado a pesar de compartir algunas letras de las marcas enfrentadas, cuenta con dos expresiones, la cuales contienen cuatro sílabas, lo que permite que sea más extenso en su conjunto gramatical, diferenciándose asimismo, en cuanto a su conjunto de consonantes.

   17. Desde el punto de vista conceptual el signo solicitado no tiene definición alguna en la lengua española.

   18. Al no existir identidad o semejanza, no existe riesgo de confusión toda vez que el consumidor logra diferenciar los productos en el mercado, reconociendo su origen empresarial, pues el signo ORES TIKAS es suficientemente distintivo de las marcas opuestas. Precisa que a pesar que los signos compartan algunas letras, ello no es suficiente para que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial de los signos opositores.

   19. Asimismo, tampoco existe el riesgo de dilución, pues no existe uno de los presupuestos necesarios para ello, como que los signos confrontados sean idénticos o semejantes entre sí.

       Tercero interesado.

   20. La sociedad Distribuciones Ores LTDA, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

   21. La Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a derecho pues hizo un examen minucioso del signo ORES TIKAS (denominativo), analizando todos sus elementos característicos que hacen parte integrante del mismo, y que en su conjunto forman un todo indivisible, que constituye la novedad y distintividad de la marca solicitada a registro.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   22. Que, el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   23. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   24. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   - Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   - De oficio: 134 literal a), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

      Riesgo de confusión o de asociación.

      Similitud gráfica, fonética e ideológica.

      Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

   2. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   3. Signos de fantasía.

   4. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos en el mercado (se hará énfasis en el riesgo de dilución y de uso parasitario).

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos.

   25. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ORES TIKAS (denominativo) solicitado por la sociedad DISTRIBUCIONES ORES LIMITADA y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición OREO (denominativa) registrada a favor de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. En el escrito de demanda, la sociedad demandante argumenta que también es titular de los registros OREO PACKAGE DESIGN, OREO COOKIE BARZ & PACKAGE DESIGN IN COLOR.

   26. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   27. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado...