PROCESO 230-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 230-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: PREMIER LIGHTS (mixta).

Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Proceso interno: 2010-00237-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1432 de 13 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00237-00.

El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. - PROTABACO S.A.

Hechos.

* El 13 de julio de 2004, Productora Tabacalera de Colombia S.A. - Protabaco S.A. (en adelante, Protabaco) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta), para distinguir "cigarrillos y tabacos, artículos para fumadores, cerillas", productos comprendidos en la Clase 34 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 30 de septiembre de 2004, el extracto de la referida solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 544.

* El 1 de octubre de 2004, Philip Morris Productos S.A. (en adelante, Philip Morris) presentó oposición a la mencionada solicitud de registro, por cuanto la marca solicitada a registro sería similarmente confundible con las marcas MARLBORO, MARLBORO LIGHTS y MARLBORO (mixtas), y FIGURATIVA (diseño de techo), registradas a su favor para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 13 de agosto de 2008, mediante Resolución 29086, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta).

* El 12 de septiembre de 2008, Philip Morris interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 29086.

* El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 27725, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 29086.

* El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 61747, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 29086.

* Philip Morris interpuso demanda contencioso administrativa, peticionando la nulidad de las Resoluciones 61747, 27725 y 29086. Demanda que fue admitida a trámite el 16 de septiembre de 2010.

* El 10 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

* PHILIP MORRIS interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Para determinar si a Protabaco le asistía el derecho al registro de la marca PREMIER LIGHTS (mixta) para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, como signo derivado de los ya registrados, sus variaciones no podían alterar la impresión general de la marca, ni tampoco podían reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura.

* Aunque se considerara el supuesto derecho adquirido del signo objeto de controversia, la SIC pasó por alto que la doctrina del registro de marcas derivadas no la exime de realizar en cada caso el debido examen de registrabilidad y dar aplicación a las prohibiciones establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

* De haberse realizado el estudio comparativo de los signos enfrentados, conforme a las reglas jurisprudenciales presentadas, la SIC habría podido apreciar que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es el denominativo, como suele ser la regla general, sino que se estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular el diseño de techo, notoriamente conocido en los productos Marlboro, es un elemento altamente distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas.

Argumentos de la contestación a la demanda.

* La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

* Los signos enfrentados son totalmente distintos. Lo que le da distintividad es el elemento denominativo, expresiones que en ambos casos son disímiles, permitiendo que su dicción y sonoridad no sean semejantes entre las mismas, además de las diferentes características de sus diseños. Todo esto hace que los signos enfrentados contengan suficiente distintividad, lo que permite que el consumidor diferencie cada producto e identifique su origen empresarial sin que se presente riesgo de confusión.

* Teniendo en cuenta que no existe identidad ni semejanza entre los signos en disputa, no es pertinente demostrar la relación de productos o servicios, porque nada impide que los signos enfrentados coexistan en el mercado pues no generan riesgo de confusión.

* La marca solicitada PREMIER LIGHTS (mixta) es una marca derivada de las anteriores, pues no se presentan variaciones sustanciales con las previamente registradas. Además, la solicitud de la marca a registrar PREMIER LIGHTS (mixta) distingue productos que ya están amparados en certificados de registros. Adicionalmente, la expresión LIGHTS es un término que tiene como objeto la descripción del producto como algo ligero, siendo esta palabra de uso común.

* Dentro de cada uno de los signos enfrentados existen diferencias de orden fonético y gramatical, pues las marcas registradas MARLBORO, MARLBORO LIGHTS y MARLBORO (mixtas) y FIGURATIVA se pronuncian de manera diferente a la marca solicitada PREMIER LIGHTS (mixta), compartiendo sólo una palabra de uso común con una marca opositora, lo cual no impide su registro.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* PROTABACO contestó la demanda señalando lo siguiente:

* La historia de la marca PREMIER (mixta) no deja duda que los diseños que Protabaco ha usado y usa en el mercado son el producto de un proceso creativo y, por ende, jamás el fruto de un intento de apropiación indebida de marca alguna. Protabaco jamás ha acostumbrado ni acostumbra, ni necesita acudir al mecanismo de usurpar marcas ajenas, ya que invierte el dinero que sea necesario en el diseño y registro de sus marcas.

* Por lo expuesto, y dado que desde el año 1990 Protabaco obtuvo el primer registro para el diseño PREMIER con la letra M ocupando toda la parte inferior de la etiqueta. No resulta admisible que después de 30 años de coexistencia de hecho de la marca MARLBORO y su diseño de TECHO con la marca PREMIER y su diseño de M, ahora Philip Morris afirme que a Protabaco no le asiste el derecho a registrar una marca como la marca PREMIER LIGHTS (mixta), que reproduce en su totalidad los elementos de los registros anteriores para la marca PREMIER pero con colores.

* Considerando que los registros a favor de Philip Morris 160.511 y 326.073 para marcas FIGURATIVAS, son posteriores a los registros 127.611 y 132.736 para la marca PREMIER (mixta) con el diseño de la letra M, de titularidad de Protabaco, la argumentación que al respecto ha realizado Philip Morris no tiene mayor asidero.

* La marca PREMIER (mixta) es también notoria en Colombia. Por lo tanto, si la marca MARLBORO es una marca notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee Protabaco sobre la marca PREMIER (mixta) registrada en Colombia desde 1990.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

* Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

* Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marca mixtas y figurativas.

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