PROCESO 229-IP-2015

Emisor:Comisión de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 229-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: BOTULEX (mixta).

Demandante: ALLERGAN INC.

Proceso interno: 2010-00039-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1432 de 12 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00039-00.

El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: ALLERGAN INC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: JAIRO VELLANEDA

Hechos.

* El 15 de febrero de 2007, Jairo Vellaneda solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca BOTULEX (mixta), para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos", comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 578, Allergan Inc. presentó oposición, por cuanto la marca solicitada a registro sería confundible con la marca notoriamente conocida BOTOX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 28152, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca BOTULEX (mixta).

* Allergan Inc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 28152.

* El 28 de julio de 2009, mediante Resolución 37873, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión contenida en la Resolución 28152.

* El 31 de agosto de 2009, mediante Resolución 43830, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución 28152.

* El 30 de noviembre de 2009, Allergan Inc. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho, solicitando la nulidad de las Resoluciones 43830, 37873 y 28152.

* El 24 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

* ALLERGAN INC. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* En el presente caso, existió violación al literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 por parte de la División de Signos Distintivos, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca BOTOX (denominativa) en el mercado colombiano para distinguir productos de la Clase 3, al momento de realizar el análisis de confundibilidad con el signo solicitado BOTULEX (mixto), pues todos los presupuestos se encuentran presentes en el caso que nos ocupa.

* La solicitud de registro del signo BOTULEX (mixto) debió haber sido rechazada por la SIC, ya que esta marca incurre en la causal de irregistrabilidad que se analiza por ser una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida BOTOX (denominativa).

* El signo solicitado BOTULEX (mixta) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que cumple con todos los presupuestos que establece esta norma para ser aplicada. No obstante lo anterior, tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC no tuvieron en cuenta la notoriedad de la cual goza la marca BOTOX (denominativa) en el mercado nacional e internacional y, en consecuencia, violando la citada norma, no se otorgó la protección especial establecida en el mencionado artículo a favor de las marcas notoriamente conocidas.

* Las marcas BOTULEX (mixta) y BOTOX (denominativa) presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. La División de Signos Distintivos ignoró que la marca solicitada BOTULEX (mixta) es similarmente confundible con la marca BOTOX (denominativa) registrada con anterioridad a favor de Allergan Inc.

Argumentos de la contestación a la demanda

* La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

* No existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, toda vez que no concurren en el presente caso, simultáneamente, los dos presupuestos necesarios para determinarlo, es decir, no existe identidad o semejanzas visual, conceptual o fonética entre los signos en disputa, ni identidad entre los productos o servicios, por cuanto no sería procedente la petición del accionante referente a la negación del registro del signo solicitado BOTULEX (mixto). Adicionalmente, el signo solicitado BOTULEX (mixto) cuenta con un diseño que le permite diferenciarse aún más del signo opositor BOTOX (denominativo), pues le otorga más distintividad.

* En el caso concreto, no se presenta una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de los signos opositores que llama notorios.

* No existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, pues el consumidor reconoce en el mercado fácilmente el origen empresarial de cada uno de los productos o servicios a los que pretende acceder, pues es claro que no existen similitudes o semejanzas entre los signos comparados.

* Al ser irrelevante el análisis de los productos de los signos enfrentados, por carecer del primer elemento, es decir, identidad o semejanza de los signos, es claro entonces que no existe riesgo de confusión ni de asociación entre los signos enfrentados, por lo cual, no es necesario entrar a estudiar el tema de la notoriedad.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado

* En los documentos remitidos por la Sala Consultante no obra la contestación de la demanda por parte del tercero interesado, por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

* Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* De oficio: 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

* Comparación entre signos denominativos y mixtos.

* La marca notoriamente conocida y su prueba.

* Partículas de uso común en la conformación de marcas.

* ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

* Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo BOTULEX (mixto) solicitado por Jairo Vellaneda y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición BOTOX (denominativa) registrada a favor de ALLERGAN INC.

* Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

* Los signos distintivos...

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