PROCESO 228-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 228-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Marca: CASA AHORRO (mixta). Expediente Interno: 16875-2013

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 299-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 5 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 16875-2013.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Antecedentes:

   Recurrente: EAFC MAQUISISTEMA S.A.

   Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   1. Hechos:

   1. El 11 de noviembre de 2008, EAFC MAQUISISTEMA S.A. solicitó el registro de la marca de CASA AHORRO (mixta) para distinguir “servicios brindados en fondos colectivos” de la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

   2. Mediante Resolución 6425-2009/DSD-INDECOPI de 28 de abril de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, ya que la denominación CASA AHORRO y logotipo no es capaz de identificar los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 18 de mayo de 2009, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso de apelación.

   4. Mediante Resolución 2587-2009/TPI-INDECOPI de 5 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 6425-2009/DSD-INDECOPI, mediante la cual se denegó, de oficio, el registro del signo solicitado.

   5. El 14 de enero de 2010, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2587-2009/TPI-INDECOPI.

   6. Mediante sentencia de primera instancia de 31 de mayo de 2012, se declaró infundada la demanda.

   7. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso de apelación.

   8. Mediante sentencia de segunda instancia de 23 de julio de 2013, se declaró infundada la demanda.

   9. El 7 de noviembre de 2013, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación.

   10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 16875-2013.

   2. Argumentos de la demanda:

   11. La demandante EAFC MAQUISISTEMA S.A. señaló lo siguiente:

       - El INDECOPI no ha tomado en cuenta que el 30 de noviembre de 2001 otorgó a favor de un tercero el registro de la marca CASA PLAN en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza relacionado con los servicios que brindan las Administradoras de Fondos Colectivos. En tal sentido, se debió otorgar el registro del signo solicitado.

       - La frase CASA AHORRO resulta ser de fantasía y, en ese sentido, cuenta con la capacidad distintiva necesaria para ser registrada como marca.

       - El signo solicitado no representa una denominación genérica dentro de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ni es utilizada en el mercado de manera habitual o común para los servicios que se pretenden distinguir. No se limita a informar al consumidor acerca de las características de los servicios a distinguir de manera directa, sino de forma sugestiva obligando al consumidor a utilizar su imaginación.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   12. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

       - El signo solicitado constituido por la denominación CASA AHORRO y logotipo no es capaz de identificar los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, el signo solicitado está conformado por las denominaciones CASA y AHORRO, las que por sí solas no están dotadas de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios que pretende distinguir, toda vez que no serán percibidas por el público usuario como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, ya que la denominación CASA AHORRO alude a un sistema en el cual se ahorra o guarda dinero para la adquisición de un inmueble.

       - La denominación CASA AHORRO apreciada en su conjunto, será percibida por el público usuario como una expresión que señala que un mecanismo o un sistema por el cual se pretende adquirir un inmueble a través del ahorro, por lo que constituye una denominación que por sí sola carece de la capacidad distintividad para constituirse en marca.

       - Cabe señalar que si bien el signo solicitado está formado también por la representación estilizada de un techo y una línea recta de color azul, la grafía del elemento denominativo y la combinación de colores, se trata de elementos que no le aportan la aptitud distintiva que requiere para acceder al registro como marca; toda vez que éstos solo refuerzan el concepto del elemento denominativo. Es decir, que se trata de un sistema en el cual se ahorra dinero para la adquisición de un inmueble.

       - Es por ello, que sobre la denominación CASA AHORRO no puede recaer un derecho de exclusiva con relación a los servicios que se pretende distinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por cualquier empresario en la prestación y promoción de sus servicios.

       - El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

       - El signo solicitado contiene palabras descriptivas, por lo que se encuentra incurso en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

   4. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

   13. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: La marca CASA AHORRO (mixta) es un signo descriptivo y no evocativo, encontrándose dentro de las causales de prohibición que señala el artículo 135 de la Decisión 486.

   5. Argumentos del recurso de apelación:

   14. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda.

   6. Argumentos de la sentencia de segunda instancia:

   15. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: El signo solicitado no es capaz de identificar en el mercado los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues resulta ser incapaz de individualizar los servicios que se pretenden distinguir, dado que no puede estar sometido a apropiación exclusiva.

   7. Argumentos del recurso extraordinario de casación:

   16. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación por la interpretación errónea de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 alegando que “la Sala de vista resolvió sin haber tomado en consideración para la determinación del carácter evocativo de la marca solicitada, la definición de los servicios de administración de fondos colectivos, por lo que resulta imposible determinar de un modo adecuado la descriptividad o no de una marca sino se analiza la misma en función a la definición de los servicios que se pretenden distinguir, en este caso, los servicios de administración de fondos, cuyas características esenciales no son descritas a través de la marca”.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134[1] y 135 literales b) y e)[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y se limitará el artículo 134 a sus literales a), b) y g).

3. CUESTIONES A INTERPRETAR:

   1. La causal de...