PROCESO 226-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 226-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: SODIMAC S.A. Marca: CODIMAX (mixta). Expediente Interno: 1608-2013-0-1801-JR-CA-13.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 1608-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 11 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 1608-2013-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: SODIMAC S.A.

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

      Tercero interesado: CODIMAX S.R.L.

   2. Hechos:

   1. El 1 de junio de 2010, CODIMAX S.R.L. solicitó el registro multiclase del signo CODIMAX y logotipo (reivindicando colores) conforme el modelo:

   2. Para distinguir materiales de construcción metálicos; fierros, calaminas metálicas de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza y materiales de construcción no metálicos, cemento, tuberías de agua no metálicas, tuberías de desagüe no metálicas y ladrillos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de la solicitud en el diario oficial “El Peruano”, SODIMAC S.A. de Chile se opuso al registro sustentándose sobre la base de sus marcas SODIMAC (mixta) y SODIMAC (denominativa) inscritas para distinguir productos de las Clases 6 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza

      |[pic] |SODIMAC |

   4. El 10 de junio de 2011, mediante Resolución 1303-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos otorgó el registro del signo solicitado.

   5. El 6 de julio de 2011, Sodimac S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1303-2011/CSD-INDECOPI.

   6. El 11 de enero de 2013, mediante Resolución 62-2013/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 1303-2011/CSD-INDECOPI, otorgando el registro solicitado.

   7. El 4 de marzo de 2013, Sodimac S.A. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 62-2013/TPI-INDECOPI.

   8. El 29 de septiembre de 2014, mediante sentencia del Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la demanda interpuesta por Sodimac S.A, declarando además nulo el registro de Codimax y logotipo.

   9. El 14 de octubre de 2014, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 29 de setiembre de 2014. Asimismo, CODIMAX S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la sentencia referida.

   10. El 29 de abril de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a:

       1. ¿Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto?

       2. ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CODIMAX y logotipo y la marca registrada SODIMAC y logotipo?

       3. ¿Cómo debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de confusión entre productos de la misma Clase 6 (materiales de construcción metálicos, fierros, calaminas metálicas) y 19 (materiales de construcción no metálicos, cemento, tuberías de agua no metálicos, tuberías de desagüe no metálicas, ladrillos) distinguidos por signos poco o más o menos semejantes

   3. Argumentos de la demanda:

   11. SODIMAC S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       – El signo solicitado y la marca SODIMAC distinguen materiales de construcción que poseen los mismos canales de comercialización, y que suelen distribuirse en establecimientos especiales o en ferreterías; así como se encuentran destinados al mismo público consumidor.

       – El examen comparativo del INDECOPI resulta contradictorio puesto que afirma que existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto pero a su vez que no existe riesgo de confusión por existir supuestas diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en mención.

       – No se puede ni se debe registrar el signo Codimax y figura de la casita pues vulnera los derechos de propiedad industrial de Sodimac S.A.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   12. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – No existe contradicción, toda vez que no basta que los productos que distinguen los signos confrontados presenten conexidad entre sí, a efectos que exista riesgo de confusión entre dos signos es necesario que adicionalmente los signos sean similares entre sí al grado de generar en la mente del consumidor una misma impresión e inducirlo a error.

       – Afirma además que se ha pronunciado sobre los fundamentos del recurso de apelación y analizó el supuesto riesgo de confundibilidad entre los signos, concluyendo que no existe.

   13. CODIMAX S.R.L contestó la demanda señalando que:

       – Los signos materia de litis resultan similares, éstos no son confundibles. No se ocasiona ningún perjuicio a la demandante, si tomamos en cuenta también, que SODIMAC es una marca reconocida internacionalmente y CODIMAX realiza únicamente prestación de un servicio personalizado.

   5. Sentencia de primera instancia:

   14. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

       – De la interrelación de todos los factores mencionados, no obstante las diferencias gráficas entre el signo solicitado y la marca SODIMAC suscitará riesgo de confusión en los consumidores dadas las semejanzas encontradas entre éstos. Por lo que, el signo solicitado CODIMAX y logotipo incurre en la causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

       – En ese sentido, la judicatura considera que no debió otorgarse el registro del signo CODIMAX y logotipo para distinguir “materiales de construcción metálicos, fierros, calaminas metálicas” de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza y “materiales de construcción no metálicos, cemento, tuberías de agua, no metálicas, tuberías de desagüe no metálicas, ladrillos” de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que, corresponde dejar sin efecto el registro del mencionado signo.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   15. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda como sigue:

       – Resulta errado el argumento de la Sentencia, pues si bien los signos confrontados comparten algunas letras y elementos, también presentan elementos que permiten generar una impresión en conjunto distinta.

       – Los signos en confrontación presentan diferencias fonéticas y gráficas en su conformación, es posible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

   16. CODIMAX S.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando lo siguiente:

       – Las marcas SODIMAC y CODIMAX no son confundibles, ya que a nivel gráfico fonético presentan elementos que generan una pronunciación, apreciación y entendimiento diferente entre sí. Asimismo, si bien los signos distinguen algunos de los mismos productos, dada la diferencia gráfica y fonética entre éstos, se puede concluir que su coexistencia no producirá riesgo de confusión en el público consumidor.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos.

   2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

   3. Marcas de fantasía.

   4. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 6 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD...