PROCESO 226-IP-2014

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2566
• Número de registro: 226-IP-2014
• Fecha de publicación: 31 Agosto 2015
• Sección: Procesos
• Año: 2015
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 226-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 136 literal a) de la mima normativa comunitaria. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Demandante:Aliaune Thiam. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú.Marca:“K KONVICT” y logotipo (Mixta).Expediente Interno: 18251-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 302-2014-SCS-CS de 22 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 18251-2013.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Parte contraria: ALIAUNE THIAM.

Tercero Interesado: JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 10 de marzo de 2010, Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, solicitó la nulidad de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 154707 a favor de Jorge Luis García Yanayaco, en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por la existencia previa de su marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos.

1. El 12 de abril de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, absolvió el traslado de la acción de nulidad.

2. Por Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad interpuesta.

3. El 30 de noviembre de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

4. Por Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Aliaune Thiam contra el registro de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 154707, a favor de Jorge Luis García Yanayaco.

5. El 14 de mayo de 2012, Aliaune Thiam, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la nulidad total de la Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012.

6. El 14 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

7. El 18 de junio de 2012, Jorge Luis García Yanayaco, contestó la demanda contenciosa administrativa.

8. El 11 de diciembre de 2012, mediante Sentencia – Resolución 6 – el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012; y nulo el Certificado 154707, correspondiente a la marca K KONVICT y logotipo (mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

9. El 7 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012.

10. El 8 de enero de 2013, Jorge Luis García Yanayaco, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012.

11. El 1 de octubre de 2013, mediante sentencia de vista, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia apelada de 11 de diciembre de 2012.

12. El 7 de noviembre del 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 1 de octubre del 2013.

13. Mediante providencia de 21 de julio del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; y 172 y 154 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

14. Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• Que el actuar de Jorge Luis García Yanayaco, resulta carente de buena fe y no sólo se da en el presente proceso, sino en diversos procesos que se tramitan ante el INDECOPI, puesto que la mencionada persona, no sólo obtuvo de mala fe el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 154707; marca similar a la marca de su propiedad, sino que además pretende apropiarse del logotipo y escritura particular de las marcas de Aliaune Thiam. Los actos efectuados por el demandado demuestran no son fruto de la casualidad, sino por el contrario de dolo con el que Jorge Luis García Yanayaco ha obtenido y pretende obtener marcas de Aliaune Thiam.

• Teniendo en consideración que la denominación KONVICT, es considerada dentro de la doctrina como marca de fantasía, es decir que los elementos que la componen se han formado en base a términos que no cuentan con significado en algún idioma y que pueda ser conocido por cualquier persona, es que se advierte que la similitud existente entre sus marcas y la registrada bajo el Certificado 154707, no es atribuible a una simple coincidencia sino por el contrario, al conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de la existencia de las marcas de propiedad de Aliaune Thiam.

• Que prueba de que la denominación KONVICT, es una creación de Aliaune Thiam, es el registro de dicha denominación no sólo en USA sino en el INDECOPI, la cual se inscribió bajo Certificados 158722 y 60148, Clases 16 y 41, respectivamente.

- Que el Certificado 154707, marca K KONVICT y logotipo (mixta), cuya nulidad se pretende, toma no sólo la denominación “KONVICT”, sino adiciona el diseño del logotipo que Aliaune Thiam emplea en la comercialización de sus productos y que se aprecia de la página web, hecho que, aunado a lo anteriormente expuesto, no hace más que acreditar el conocimiento previo por parte de Jorge Luis...