PROCESO 226-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 226-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación de oficio del artículo 34 de la misma Decisión.

Patente de invención: “COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO”.

Proceso interno N°. 00022-2010-0-1801-JR-CA-03.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de su Estatuto.

VISTOS:

El 21 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 00022-2010-0-1801-JR-CA-03;

El auto del 22 de enero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal;

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez para conocer el presente proceso, motivo por el cual el Magistrado no participa de la adopción de esta providencia;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

   Demandante: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. El 4 de septiembre de 2003, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó la patente de invención para COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS ÚTILES COMO SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO, reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº. 60/408.099 y Nº. 60/491.645, ambas presentadas en la oficina de patentes de Estados Unidos de América.

      2. El 29 de noviembre de 2004, se modificó el título a COMPUESTOS AROMÁTICOS HETEROCÍCLICOS REFERIDOS A SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO.

      3. El 12 de enero de 2005 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones.

      4. De acuerdo a la Resolución 2497-2009/OIN-INDECOPI, el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

         1. Informe Técnico BGG 09-2007, de 17 de julio de 2007, donde examinó 22 reivindicaciones y concluyó:

            - Las reivindicaciones 1 a 12 y 22 no son claras y carecen de sustento en la descripción; por lo tanto, no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

            - Las reivindicaciones 13 a 21 se encuentran afectadas por establecido en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486, referido a la no patentabilidad de los métodos terapéuticos.

            El 6 de noviembre de 2007, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY dio respuesta al Informe Técnico y presentó pliego con 17 reivindicaciones.

         2. Informe Técnico SRM 8-2008/A de 3 de marzo de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó:

            - Las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

            El 3 de julio de 2008, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 17 reivindicaciones, en el cual enmienda la reivindicación 1.

         3. Informe Técnico SRM 8-2008/B de 11 de agosto de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó:

            - Se reitera que las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

      5. Por Resolución Nº. 000979-2008/OIN-INDECOPI de 22 de agosto de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

      6. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso recurso de apelación, adjuntando nuevo pliego de 21 reivindicaciones.

      7. El examinador analizó el nuevo pliego de 21 reivindicaciones y por Informe Técnico PCG 61-2009 de 16 de septiembre de 2009, concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 6, 9 a 11 y 19 a 21 no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         - Las reivindicaciones 7, 8 y 12 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

      8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2497-2009/TPI-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2009, declaró infundado el recurso de apelación.

      9. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número seis, de 13 de junio de 2012, donde el 3 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda .

      10. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

      11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número 07 de 14 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

      12. Al emitirse resolución sin notificarse previamente el Informe Técnico PCG 61-2009, no se permitió a la demandante ejercer su derecho a la defensa, en violación del trámite de la solicitud de patente de invención regulada por los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

      13. El Tribunal del INDECOPI basó la Resolución Nº 2497-2009/TPI-INDECOPI en el informe del examinador de patentes, Informe Técnico PCG 61-2009, que nunca fue notificada a la demandante, impidiendo así que la demandante pudiera pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo.

      14. La correlación entre la notificación de las actuaciones y el debido proceso es palmaria. La notificación surge si la administración incorpora al procedimiento nuevos argumentos, basados en nuevas evidencias. La disposición del artículo 34 de la Decisión 486 no distingue instancias y permite la modificación de la solicitud en cualquier momento, si el solicitante modifica la solicitud en segunda instancia y ésta decide continuar el trámite sin retrotraer etapas, entonces no hay una razón jurídica válida para otorgar menos garantías al administrado en esta sede –como el hecho de no notificarle una pieza clave para que ejercite su derecho a la defensa— que, en la primera instancia, porque tratándose de una solicitud modificada y de nuevos argumentos por parte de la administración surge nuevamente la obligación de notificar prevista en el artículo 45.

      15. La discrecionalidad de notificación opera únicamente respecto de observaciones de...