PROCESO No. 226-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 226-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad D & D SOFTWARE LTDA.

Caso: marca “NAVEGALIA (mixta)”.

Expediente Interno No. 2003-00004 01.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 134, 135, 136 literal b), 172, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 02211 del 17 de febrero de 1999, concedió a la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. el depósito del nombre comercial D & D SOFTWARE + GRAFICA como medio para identificar su actividad empresarial relacionada con productos y servicios comprendidos en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional, tal y como consta en el certificado número 12423”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio concedió la (sic) sociedad actora el registro de D & D 2021 (M) como marca para distinguir productos de la clase 09 Internacional, con certificado número 219044 …”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, le admitió a AIRTEL MOVIL S.A. la solicitud de registro del signo NAVEGALIA + GRAFICA y, consecuentemente, ordenó la publicación del extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial número 495”; que “La sociedad actora se opuso al registro del signo NAVEGALIA, arguyendo que era confundible con la parte gráfica de su nombre comercial como medio para identificar su actividad empresarial relacionada con productos y servicios comprendidos en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional y con el signo D & D 2021 (M) debidamente registrado como marca para distinguir los productos de la clase 9 Internacional” (Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, computadores y soporte lógico para computadores, incluyendo los manuales de uso); que “La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001, declaró infundada la oposición de la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. y concedió el registro de la marca NAVEGALIA (M) clase 38 Internacional a la sociedad AIRTEL MOVIL S.A.” (Clase 38: Telecomunicaciones); que “La sociedad D&D SOFTWARE LTDA. interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación (sic) contra la Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001, con fundamento en que no se habían confrontado los signos de su sociedad con el registrado por la sociedad AIRTEL MOVIL S.A.”; que “Mediante Resolución número 16220 del 18 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve el recurso de reposición confirmando la Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001”; y que “Ante la impugnación de la mencionada Resolución por medio de recurso subsidiario de apelación, la Superintendencia de Industria y Comercio confirma nuevamente la Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001”.

   Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante y, en particular, del expediente administrativo No. 00/50455, deriva que la fecha de introducción de la solicitud de registro como marca del signo “NAVEGALIA (mixto)”, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, fue el 6 de julio de 2000 (folios 65, 66 y 68).

   1.2. Cuestión de derecho

   La actora argumenta, a juicio del consultante, que “los componentes gráficos o figurativos de la marca NAVEGALIA y el nombre comercial D & D SOFTWARE (M) son similares y constituye la parte dominante de ambos, lo que induce al público a error en relación con los servicios que se prestan. El fundamento de la anterior afirmación lo hace constar en gráficas comparativas, describiendo las mismas en los siguientes términos y basándose en la transgresión del literal b), artículo 136 de la Decisión 486 … así como la (sic) vulneración de los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma Decisión: Las dos gráficas cotejadas poseen una forma muy similar, representada en dos velas. Lo mismo debe decirse en lo que hace al tamaño, en el sentido en el que van dirigidas en el diámetro de separación de las dos velas que identifican a las sociedades demandante y accionada”; que “En el mismo sentido, agrega la sociedad actora que las marcas figurativas cuando llegan a alcanzar tal fuerza en el mercado, por sí solas instruyen al consumidor a cerca (sic) de su procedencia, sin tener que acudir a la parte nominativa del nombre comercial o de la marca. Pone de presente casos ejemplificantes como la marca de carros o de zapatillas deportivas”; que “A juicio de la sociedad accionante, el ejercicio comparativo hecho con antelación lleva a concluir que existe en el caso que nos ocupa un problema de confundibilidad, ya que existen semejanzas que permiten considerar razonablemente que el consumidor no las distinga entre sí. Fundamenta su dicho al expresar que el público al momento de la apreciación de los signos, lo hace en su conjunto y no de forma detallada, es decir, no disecciona sino que se deja llevar por la primera impresión al percibir los mismos”; que “Como consecuencia de la confundibilidad entre las marcas o nombres comerciales existe un riesgo de asociación entre los mismos, y por contera el público va a asimilar que los dos productos provienen de la misma empresa”; que “el hecho de que la marca objeto de controversia sea de carácter mixto, obliga a que su estudio sea complejo puesto que requiere de la observación de la parte nominativa y de la parte gráfica o figurativa. Pues bien, refiriéndose a la primera de ellas, el actor manifiesta no tener reparo alguno puesto que a todas luces no hay temor de confusión; no obstante en lo pertinente a la parte gráfica se generan grandes inconvenientes que de no ser solucionados a la mayor brevedad obstaculizarían la percepción del consumidor y generarían para alguna de las do (sic) empresas un grave impacto. En concordancia con lo anterior se establece que la Superintendencia al realizar el análisis del recurso interpuesto por la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. no tuvo en cuenta la gráfica que la distingue con la de la marca NAVEGALIA”; que “el registro anterior –es decir del nombre comercial D&D SOFTWARE LTDA.-, posee idoneidad para ser oponible a terceros, y, por consiguiente, dada la confundibilidad entre la citada marca y el nombre comercial de la actora, era inminente que la Superintendencia no accediera al depósito de aquella”.

   Además, el Tribunal desprende de la demanda que “De los diseños de la marca ‘NAVEGALIA’ (M) Clase 38 … y del nombre comercial ‘D & D SOFTWARE’ (M) para distinguir al empresario que desarrolla actividades relacionadas con los productos y servicios comprendido (sic) en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional … se pueden apreciar las siguientes semejanzas que las hacen confundibles: a) … tanto en los signos distintivos de la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., como en la (sic) de la sociedad AIRTEL MOVIL S.A., las dos velas que se cotejan tienen como característica, una forma muy similar. b) … se observan los tamaños de las dos velas, se puede apreciar que los mismos son muy similares. c) Los diseños de las dos velas en los dos signos, se encuentran orientadas en el mismo sentido. d) … que en ambos diseños las dos velas, se encuentran una frente a la otra con una distancia de separación muy parecida”; que “La parte más significativa de los signos distintivos de la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., son dos velas, en extremo similarmente confundibles con la que quiere registrar la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. Con la marca ‘NAVEGALIA’ (M) Clase 38 … integrando un signo que a mi, me parece preponderantemente figurativo”; que “… se puede apreciar que existe confundibilidad entre los componentes gráficos o figurativos …”; que “no es valedero el argumento de que porque se presentan algunas diferencias de diseño en los signos distintivos, estos no son confundibles, ya que como ha sido reiterada (sic) por Nuestra Jurisprudencia, el público consumidor no disecciona los signos distintivos que él percibe, sino que se deja llevar por la primera impresión al percibir las (sic) mismos”; que “por las similitudes que se presentan en cuanto a los componentes gráficos o figurativos de los signos distintivos cotejados, que los hacen confundibles, existe un riesgo de asociación entre los mismos, ya que el público consumidor al apreciar el diseño de las dos velas, en su mente asocian el origen de los productos o servicios que presta la sociedad D & D SOFTWARE LTDA.”; que “… no se reparó en analizar la parte gráfica de los signos en disputa...