PROCESO 225-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 225-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16749-2013. Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Marca denominativa LIB TECHNOLOGIES.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 300-2014-CSC-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16749-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de marzo de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Parte contraria: MERVIN MANUFACTURING INC.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., solicitó el 26 de mayo de 2009, el registro como marca del signo denominativo LIB TECHNOLOGIES, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “prendas de vestir, calzado y sombrerería”. Una vez publicado no se formuló oposición al registro solicitado.

   2. El 06 de julio de 2009 fue publicado en el diario oficial El Peruano.

   3. El 19 de enero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 624-2007/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. Argumentó confusión con la marca mixta LIB.YIN, registrada en el Perú a nombre de la señora HUAMANI TORRES VILMA MARGOT (Certificado No. 894444), para distinguir prendas de vestir, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 10 de febrero de 2010, la sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 21 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1650-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

   6. La sociedad MERVIN MANUFACTURING INC., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 02 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución No. 1650-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 624-2007/DSD-INDECOPI.

   8. El 22 de marzo de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 10 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada.

   10. El 14 de agosto de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí ya que presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual.

   13. Expresa, que existen muchos signos registrados con la partícula LIB.

   14. Agrega, que no se formularon oposiciones, es decir, no existe ningún tercero que sienta afectados sus derechos de propiedad intelectual.

   15. Indica, que en reiterados pronunciamientos del INDECOPI, éste ha sido enfático en señalar que “las posibilidades de confusión entre signos compuestos por diferentes términos, pero que compartían en común alguno que no era relevante en sus estructuras, la autoridad de marcas de nuestro país resolvió declarar que considerando que el término que presentaba en común no predominaba en la impresión en conjunto de los mismos, por lo cual no debería estimarse posibilidades de confusión entre los mismos, ya que el público consumidor denomina a los signos en su totalidad, y de acuerdo a ello concedió el registro de los signos antes citados”.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI.

   16. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

   17. Agrega, que el consumidor medio asociaría el signo LIB TECHNOLOGIES con el recuerdo de la marca registrada LIB.YIN, conllevándole a pensar que tienen el mismo origen empresarial. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión indirecta.

   18. Señala, que el examen de registrabilidad debe realizarse en conjunto, por lo que la presencia de las expresiones TECHNOLOGIES y YIN en nada disminuirían la posibilidad del riesgo de confusión.

   19. Arguye, que la denominación TECHNOLOGIES, que es el plural del término TECHNOLOGY, es de uso frecuente en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que reviste menor aptitud distintiva.

   20. Manifiesta, que si bien el signo LIB.YIN es mixto, el elemento predominante es el denominativo.

   21. Argumenta, que la marca mixta LIB.YIN es la única en la Clase 25 que presenta la palabra LIB. Ésta no es genérica, descriptiva ni de uso común, por lo que le otorga mayor distintividad al signo.

   22. Esboza, que el hecho de que no se hayan presentado oposiciones no es óbice para que la autoridad nacional proceda a realizar el examen de registrabilidad, ya que es su obligación según el artículo 150 de la Decisión 486.

   23. Manifiesta, que los pronunciamientos del INDECOPI son de aplicación exclusiva al caso concreto.

       3. Sentencia de Primera Instancia.

   24. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 02 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “la marca solicitada tiene diferencias notorias con la registrada, tanto en el aspecto fonético, pues si bien comparten la sílaba inicial LIB, la última va seguida de una segunda YIN, en tanto la primera, va seguida de una palabra compuesta por cuatro sílabas y de origen anglosajón bastante usada y difundida en el mercado para distinguir productos y servicios de diversas clases de la Nomenclatura Oficial; en cuanto al aspecto visual, la marca registrada se escribe en minúsculas lib.yin y está compuesta además por un gráfico (recuadro de fondo oscuro en el que está inscrita la marca), mientras la solicitada está constituida únicamente por dos palabras que se escriben en mayúsculas LIB.TECHNOLOGIES, por lo cual no puede afirmarse que se presenta el riesgo de confusión; además si bien existe identidad entre los productos que pretende distinguir la marca solicitada, en tanto y en cuanto, se refieren a productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, el signo –Marca- que se pretende inscribir mantiene las diferencias fonéticas y gráficas, tanto a nivel silábico como en conjunto, que se han indicado, con la marca registrada; de manera que no existe el riesgo de confusión (…)”.

       4. Recurso de Apelación.

   25. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que: “para analizar la existencia de confundibilidad entre dos signos, debe considerarse la impresión de conjunto de los mismos, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias”; ninguna de las ligeras diferencias ortográficas y gráficas, son lo suficientemente fuertes para revestir de distintividad al signo solicitado.

       5. Sentencia de Segunda Instancia.

   26. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Cinco de 10 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) En ese sentido, debe tenerse presente que el prefijo LIB no tiene fuerza distintiva suficiente por sí sola; sino el término fuerte distintivo es YIN en el primer caso y TECHNOLOGIES en el segundo caso. Además, el término LIB se encuentra registrado en la Clase 25 en numerosos registros de marca. En tal entendido, al no poder ser el elemento LIB de apropiación exclusiva, al tratarse que en el presente caso, la marca registrada no es una marca notoria que goce de la suficiente fuerza y notoriedad en el mercado que conlleve a una mayor protección, no se encuentra en el supuesto regulado sobre...