PROCESO 224-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 224-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales b), e) y f) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: GUY EDITORES E.I.R.L. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “GACETA NOTARIAL” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 01936-2011-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1936-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01936-2011-0-1801-JR-CA-07.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes

   Apelante: GUY EDITORES E.I.R.L.

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: GACETA JURÍDICA S.A.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 3 de marzo de 2009, la sociedad GACETA JURÍDICA S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), para distinguir productos de imprenta en soporte de papel en forma de revista comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en el diario oficial “El Peruano”.

   3. El 23 de junio de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L. interpuso oposición contra la solicitud de registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta) argumentando que el signo solicitado es genérico respecto de los productos que ampara, sumado al hecho de que dicha editorial imprime desde el año 2007 la revista jurídica Gaceta Notarial, por lo que obra de mala fe.

   4. Mediante Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L.; y, ordenó inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GACETA JURÍDICA S.A., la marca de producto constituida por la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta).

   5. El 14 de abril de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010.

   6. Mediante Resolución 0378-2011/TPI-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010, que otorgó el registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo, solicitado por GACETA JURÍDICA S.A.

   7. El 7 de abril de 2011, la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0378-2011/TPI-INDECOPI de 18 de febrero de 2011; y, 700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010.

   8. El 24 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.

   9. La sociedad GACETA JURÍDICA S.A. contestó la demanda contenciosa administrativa, en calidad de tercero interesado.

   10. El 29 de mayo de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Once, el Séptimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por GUY EDITORES E.I.R.L.

   11. El 12 de junio de 2013, GUY EDITORES E.I.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2013.

   12. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

       - ¿Cuáles son algunos de los indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal?

       - Criterios para determinar la existencia de una denominación genérica.

       1. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   13. La sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Alega que: “la revista GACETA NOTARIAL, fue creada como una iniciativa privada pero con el auspicio inicial en los dos primeros números, de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, para que ésta se pueda concretizar y posteriormente sean los notarios a nivel nacional quienes con una publicidad simbólica financien la revista”.

       - Afirma que: “al pretender registrarse una revista con el mismo nombre y el mismo propósito por una entidad diferente a mi representada, contraviene las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal”.

       - Argumenta que: “la empresa Gaceta Jurídica tratando de monopolizar el mercado está inscribiendo una serie de nombres en Indecopi como Gaceta Penal, Gaceta Laboral, etc., con la finalidad de monopolizar el mercado e impedir la aparición de otras empresas lo cual contraviene a la ley pues nuestro sistema democrático se rige por el libre mercado”.

       - Alega que las resoluciones impugnadas adolecen de vicios que afectan su validez y eficacia.

       - Precisa que las resoluciones impugnadas “incurren en error al determinar que el nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genérico de los productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicación periódica que informa actividades del rubro, que acompañada de otros elementos figurativos y denominativos, tales como la letra G incluida en una figura cuadrangular”.

       - Manifiesta que: “el carácter genérico de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no constituye solo un signo sino que existe una relación directa entre el signo y el producto que influyen en la mente del consumidor”.

       - Comenta que: “El registro de marca tiene como función esencial distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrezcan en el mercado. Ese carácter distintivo permite al empresario individualizar sus productos y permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse expuesto a confusión o engaño”.

       - Considera que: “ambas marcas corresponden a la Clase 16 de la Clasificación Internacional, ambas revistas están dirigidas al derecho notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se determina que existiría una competencia desleal directa e intencional”.

       - Alega que: “no se ha tomado en consideración que la utilización de la marca “Gaceta Notarial” por la empresa Gaceta Jurídica, estaría ocasionando una confusión dentro del mercado nacional, donde desde hace más de dos años viene circulando en forma periódica y trimestral nuestra revista con dicho nombre, lo cual, no solo, perjudicaría nuestra posición en el mercado y nuestra imagen empresarial que por años hemos logrado”.

       - Afirma que: “al haberse declarado infundada nuestra oposición y permitir el registro solicitado por Gaceta Jurídica S.A., confirmado por la resolución del Tribunal de INDECOPI se contraviene las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal contenido en el artículo 137 de la Decisión 486”.

       - Concluye que: “GACETA NOTARIAL para distinguir la publicación de una revista, no es registrable como marca, por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida que está conformado por un término extremadamente igual gráfica y fonéticamente a la denominación utilizada por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna distintividad que se requiere para acceder al registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado”.

       2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

   14. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes...